USPTO, 상표 사용선서서 감사 프로그램 실시

USPTO(미국특허청)가 미국등록상표에 대해 제출된 사용선서서 중 10%를 무작위로 추출해 감사 프로그램을 실시중이다. 이는 2017년에 런칭한 파일럿 프로그램을 영구화한 것이다. 미국은 등록주의를 채택한 다른 나라들과는 달리 사용주의를 채택하여 상표등록 및 유지를 위해 상표 사용 실적이 필요하다. 미국등록상표를 유지 및 갱신하기 위해서는 상표 사용 실적을 제출해야 하므로, 등록 후 5-6년차 및 매 10년마다 사용선서서를 제출해야 한다. (미국상표법 제8조)

이번 감사는 앞서의 파일럿 프로그램을 실시한 결과에 따른 것이다. 파일럿 프로그램 실시 결과, 상표 사용에 대한 사기성 주장이 적발되었다. 그리고 사용 상품을 넘어 지나치게 넓은 범위의 상품 리스트에 대한 사용 선서가 보고되었다.

등록 후 5-6년차 및 매 10년마다의 사용선서서 모두 감사 대상에 해당된다. 이 경우, 사용 증거가 제출되지 않은 상품에 대해서는 사용 증명을 요구하는 심사통지서가 상표권자에게 발송된다. 즉, 1개류에 대해서 하나의 증거만 제출하면 되었지만, 해당 류에 속하는 다수의 지정상품들 중 입증되지 않은 지정상품에 대해서는 사용 증명이 요구될 수 있다.

심사통지서를 받으면, 해당 상품에 대한 사용 자료를 추가로 제출하거나 해당 상품을 삭제하여 거절을 극복할 수 있다. 그러나  USPTO가 추가 사용 자료가 불충분하다고 판단하면, 모든 나머지 지정 상품들에 대한 사용 증거를 요구할 수 있다. 그리고 이에 대한 대응이 불충분하면 해당 상표의 등록이 취소될 수 있다.

따라서 미국에 상표를 출원하는 경우, 다음과 같은 전략이 필요하다.

1. 출원시 실제 사용하는 상품으로 한정하여 출원한다.
2. 사용선서서를 제출하는 경우, 상품의 사용 여부를 다시 체크하여 사용하지 않는 상품은 삭제한다.
3. 감사를 받지 않아도 미사용 상품에 대한 사용선서서 제출은 사기성 주장이 되어 잠재적인 취소 사유에 해당되므로 제3자의 표적이 될 수 있어서 유의가 필요하다.

기사 출처: Lexology | 이미지 출처: Pixabay

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