다시 살아나는 미국 BM 특허의 등록률

USPTO 통계에 따르면, 최근 들어 영업방법(business method, BM) 관련 미국특허의 등록률이 다시 상승하기 시작(23.2%)해 2010년 Bilski 판결 이후 수준(23%)으로 돌아간 것으로 보인다. 2014년 미국 대법원의 Alice 판결 이후 영업방법에 대한 특허적격성이 Alice/Mayo test를 통해 인정받기 어려워져 BM 특허 등록률이 급격히 추락하였다. 그러나 Alice/Mayo test를 정확하게 적용하기 어려웠고, 이에 따라 BM 관련 발명의 특허 적격성 여부 예측이 어려운 문제점이 지속적으로 제기되었다. 그 결과, Alice/Mayo test 규정이 좀더 명확해져서 출원시 특허적격성을 어느 정도 예측할 수 있게 되었고, 이에 따라 미국 BM 특허 등록률이 다시 상승할 수 있는 계기가 마련되었다. 한편, 위 그림에 나타낸 BM 특허출원에 큰 영향을 미친 주요 사건들의 개요는 아래와 같다.

NO 연도 사건명   내용
1 2010 Bilski vs. Kappos   추상적 발상(abstract idea)에 대한 특허 적격성 부인
2 2014 Alice vs. CLS Bank International   Alice/Mayo test
(사법적 예외라도 발명 개념에 따라 특허 적격성을 인정)
3 2019 USPTO 특허적격성 가이드라인(PEG) 개정   Alice/Mayo test 수정

미국 BM 특허 등록률을 다시 살아나게 한 요인들을 요약하면 아래와 같다.

  • 추상적 발상(abstract idea)에 대한 예시 간소화
    올해 개정된 특허적격성 가이드라인에서는 Alice/Mayo test의 2A 단계 판단 절차(아래 그림의 2A-1 단계)의 “추상적 발상”에 해당하는 기존의 예시를 대폭 축소(수학적 개념, 정신적 프로세스, 경제적/법적/사람들간의 상호작용을 규정하는 인간의 활동 방법)해 이를 간소화하였다. 따라서 심사관이 심사대상 청구항의 내용이 이 예시에 해당하지 않으면 “추상적 발상”임을 지적하기 어려워졌다.
  • Alice/Mayo test의 2A 단계 추가
    올해 개정된 특허적격성 가이드라인에서는 Alice/Mayo test의 2A 단계 판단 절차를 수정하여 청구항이 사법적 예외(자연법칙, 자연현상, 추상적 발상)에 해당하더라도 실용적 적용(practical application)(컴퓨터 기능 또는 기술의 향상, 질병 처치/예방 효과, 특정 기계의 사용 등)에 통합되면 그 특허 적격성을 인정하도록 했다. 따라서 2B 단계의 판단 절차까지 가지 않고도 특허 적격성을 바로 인정받을 수 있게 되었다.
  • Birkheimer  판결
    Birkheimer 판결에 따라 Alice/Mayo test의 2B 단계 판단 절차에서는 심사관이 사실 관계를 들어 부가적 요소가 당업계에서 잘 이해(well-understood)되고 일상적(routine)이며 관습적인 행위(conventional activity)라는 점을 입증해야 된다. 따라서 심사관의 입증 부담이 커져서 Alice/Mayo test의 2B 단계 위배에 따른 거절이 쉽지 않아졌다.

한편, 미국에서 영업발명으로 특허를 받기 위해서는 청구항에 신규성 및 진보성을 가진 기술 및 물리적 장치를 포함시키고, 이러한 기술 및 물리적 장치와 소프트웨어와의 상호 작용을 상세하게 설명하는 것이 좋다. 그리고 이러한 영업발명이 유용하고, 구체적이며, 실재하는 효과가 있음을 밝히는 것이 바람직하다.

기사 출처: USPTO | 이미지 출처: USPTO

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