포스트 Alice 시대의 특허적격성 심사 변화 추이

미국특허청(USPTO)미국특허법 101조(특허적격성) 적용의 일대 전환점이 된 2014년의 Alice 판결 이후의 101조 적용에 대한 통계자료를 내 놓았다. Alice 판결로 인해 소프트웨어 발명과 관련된 추상적인 발상으로 특허적격성을 인정받기 어려웠다. 이는 통계자료로도 입증된다. Alice 판결전에는 심사관의 1차 심사통지(OA)시 101조에 의한 거절률이 점차 낮아지는 추세를 보였다. 그러나 Alice 판결 이후 101조에 의한 거절률이 증가하기 시작해 18개월 동안 31%나 증가하였다. 심사에 영향을 미치는 다양한 판례들이 나오지만, 특히 Alice 판결은 경제에 큰 영향을 미친 점에서 그 파급 효과가 컸다.

즉, 특허 제도의 경제적 기능은 우수한 발명과 혁신에 대한 동기를 부여하는 것인데, Alice 판결 전에 특허적격성을 인정받았던 발명들이 그 이후 특허적격성이 불인정되어 특허에 의한 보호가 불가능해지면서 우수한 발명과 혁신에 대한 동기 부여가 어려워졌다. 특히, Alice 판결 이후 특허등록에 대한 불확실성은 특허 가치의 평가 절하, 라이선싱 등 특허 거래의 부진, 신규 사업의 투자 감소를 불러오는 등 부작용이 컸다.

그러나 2018년의 Birkheimer 판결 및 2019년의 USPTO 특허적격성 가이드라인(PEG) 개정에 의해 특허적격성 판단에 대한 가이드라인이 마련되면서 이러한 불확실성은 어느 정도 해소된 것으로 보인다. 이는 Alice 판결 이후 점차 상승하던 심사관의 101조 거절률이 위 두 사건들 이후 감소하는 것으로도 입증되고 있다. 예를 들면, USPTO 특허적격성 가이드라인(PEG) 개정 후 1차 OA시 101조에 의한 거절률은 약 25% 감소했다. 따라서 미국출원시 위 내용을 감안하여 명세서를 작성한다면 101조에 의한 거절을 피할 가능성이 높아졌다고 볼 수 있다.

NO 사건 주요 내용
1 Birkheimer 판결 심사관이 특허적격성 판단시 청구항 발명의 더 의미있는 부가적 요소 포함 여부에 대해 반드시 사실 관계를 들어 이를 입증 필요
2 USPTO 특허적격성 가이드라인(PEG) 개정
  • 추상적 발상에 해당되는 예시를 대폭 축소하여 심사시 이에 해당되지 않으면 101조에 의한 거절이 어려워짐
  • 청구항 발명이 자연법칙, 자연현상, 추상적 발상에 해당되어도 실용적 적용(practical application)에 통합시 특허적격성을 인정

자료 출처: USPTO, 다시 살아나는 미국 BM 특허의 등록률 | 이미지 출처: USPTO

용규 이

이용규 변리사

유미특허법인의 파트너 변리사이자 미국 patent bar 시험 합격자로서, 미국에서 기술경영(MOT) 석사를 마쳤습니다. 특허분석, 자문 및 강의를 전문적으로 해오고 있습니다. YOUME IP 블로그를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 사항은 아래의 이메일 계정을 통해 문의 주시기 바랍니다.

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