Booking.com 상표에 대한 미대법원 판결의 시사점

보통명칭상표는 상표등록이 불가능하다. 특정인에게 독점을 허용시 공익적으로 부당하고 자타상품에 대한 식별력이 없기 때문이다. 이러한 원칙에 따르면 “.com”이라는 일반적인 도메인 네임을 가진 상표도 보통명칭에 해당되어 등록이 어렵다고 볼 수 있다. 그러나 최근 미국 연방대법원에서는 보통명칭이 결합된 “Booking.com” 상표가 등록 가능하다고 판시하였다.

여행 온라인 예약 서비스 회사인 Booking.com은 2007년 이후 “Booking.com” 관련 상표 7건을 출원하였으나 미국특허상표청(USPTO)미국상표심판원(TTAB)에서 거절되자 항소하여 지방법원과 제4 연방순회항소법원에서 등록가능하다는 판결을 받았다. (기술적 표장으로서 식별력 취득) 이에 대해 USPTO가 항고하여 금번 대법원 판결이 내려졌다. 미국 대법원의 판결 내용을 요약하면 다음과 같다.

미국 대법원에서는 지정상품이 하위개념(species, 종)이고 상표가 그 상위개념(genus, 속)이면 보통명칭상표라고 판시한 바 있다. 즉, 상표가 상품/서비스 유형(class)의 구체적인 특징이나 예시가 아니라 포괄적으로 정의된 상품/서비스 유형 그 자체(상위개념)이면 보통명칭상표에 해당된다. 다만, 그 판단에는 소비자들의 인식이 중요하다. 예를 들면, “스테이크 전문 체인 레스토랑”을 지정상품으로 하는 “Churrascos” 상표출원에 대해 “Churrascos”는 스페인어로 스테이크(steak)를 의미하므로, 상표(스테이크)가 지정상품(스테이크 전문 체인 레스토랑)의 상위 개념에 해당되어 상표 등록이 불가능하다고 연방순회항소법원에서 판시한 바 있다. 이번 판결에서 미국 연방대법원이 언급한 보통명칭상표의 판단 기준을 정리하면 아래와 같다.

따라서 이번 사례에서는 아래의 사안들이 쟁점이 되었다.

• 1단계에서 “Booking.com” 상표가 “온라인 호텔 예약 서비스” 지정서비스의 상위 개념인지 여부
• 2단계에서 “Booking.com”이 전체적으로 식별력이 있는지 여부
• 3단계에서 소비자가 “Booking.com” 상표를 “온라인 호텔 예약 서비스” 지정서비스의 상위 개념으로 인식하는지 여부

위 사안들에 대한  USPTO/TTAB 및 출원인의 주장과 이에 대한 미국 연방대법원의 의견을 요약해 정리하면 아래와 같다.

단계 USPTO/TTAB 주장 출원인 주장 미국 연방대법원 의견
1 “Booking.com”은 보통명칭상표에 해당 소비자 인식에 의해 “Booking.com” 상표는 지정서비스 “온라인 호텔 예약 서비스”의 상위개념이 아님 • 소비자들이 “Booking.com” 상표를 지정서비스 “온라인 호텔 예약 서비스”의 상위개념으로 인식하지 않음 
2

• “Booking.com”의 상표 등록시 보통명칭을 특정인에게만 독점시켜 당업자의 “booking.com”을 포함한 도메인 이름 사용의 저해를 초래
• Booking”에 “.com”을 붙인 건 보통명사의 결합에 해당
• Company/Inc.는 출처표시기능 無 (Goodyear Rubber 판결 인용)
• “Co.” “Inc.” 등 법인 접미사 추가는 보호 가능한 상표의 범위에 포함되지 않아 “Booking.com”은 일반명칭인 “booking”과 차이가 없음

“ART.COM”, “DATING.COM” 상표는 등록되었으므로 형평상 맞지 않음

• “.com”은 특정 비즈니스 및 독점 온라인 주소를 지칭하므로, 출처표시기능이 있으나 “Company/Inc.”는 이러한 출처표시기능이 없음
• “.com”은 소비자의 혼동을 초래하지 않음
3 “Booking.com”이 보통명칭상표가 아닌 기술적 표장이라고 하더라도 사용에 의한 식별력 부족 • 광고/선전, 매출액, 광범위한 이용 및 글로벌 주지저명성의 입증 자료를 제출해 소비자가 “Booking.com”을 보통명칭이 아닌 상표로 인식함을 주장
• 설문조사 참여자 중 74.8%가 “Booking.com”을 상표로서 인식한다는 자료 제출
위 1단계의 판단과 동일
(사용에 의한 식별력 취득)

이번 미국 연방대법원 판결의 보통명칭상표에 대한 시사점을 정리하면 아래와 같다. 

1. 보통명칭과 “.com”의 결합이 반드시 보통명칭상표로 귀결되지 않음
2. 상표 전체로 보아 소비자가 “보통명칭.com” 상표를 보통명칭이 아닌 출처표시로 인식한다는 증거가 충분히 뒷받침되면 상표로 등록 可

3. 보통명칭상표의 사용 또는 2차적 의미의 식별력 취득을 위해 직접적인 증거로서 설문 조사 또는 소비자 증언을 확보하고, 간접적인 증거로서 “보통명칭.com”을 상표로 사용한 증거, TM 마크 사용, 상표 사용을 통해 얻은 매출, 광고 지출비 등에 대한 자료를 꾸준히 축적 필요 (기술적 표장인 경우 식별력 취득 주장에도 도움)

기사출처: 미국 대법원 판결문

예나 김

김예나 변호사

유미특허법인의 호주/뉴질랜드 변호사로서 뉴질랜드 오클랜드 대학에서 법학/중문을 전공했습니다. 상표/디자인/저작권/영업비밀 관련 업무와 국제 소송 관리를 전문적으로 하고 있습니다. YOUME IP 블로그를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 사항은 아래의 이메일 계정을 통해 문의 주시기 바랍니다.

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