2023년 2월차 디자인 판례 요약
판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 디자인 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.
1. 타로카드 디자인의 동일, 유사 판단에 관하여 – 특허법원 2023. 1. 12. 선고 2022허1681 판결(확정) 【등록무효(디)】
| NO | 항목 | 내용 설명 | ||||||||||||
| 1 | 쟁점 |
아래 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 유사여부가 쟁점이 되었다.
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| 2 | 특허법원 판단 | 특허법원은, 디자인의 등록요건 판단에 있어 그 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하나(대법원 2006. 7. 28. 선고 2006후947 판결 참조), 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수는 없다고 설시하면서, 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 공통점과 차이점을 다음과 같이 분리한 후,
양 디자인은, 공통점 ①이 있으나, 고양이, 쥐, 개 등 동물을 모티브로 한 타로카드가 이미 널리 사용되고 있는 바, 이들 부분은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이미 그 디자인이 속하는 분야에서 널리 사용되어 온 ‘타로카드’의 형태에 해당하므로 그 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 공통점 ②가 있으나, 양 디자인에서 물품과 동물은 인물 부분에 비하여 상대적으로 작게 구성되어 있어 공통점 ②만으로 이 사건 등록디자인과 선행디자인이 전체적으로 관찰하였을 때 지배적인 특징이 유사하다고 느끼게 할 정도에 이르렀다고 볼 수는 없는 반면, 각 카드의 캐릭터 부분은 수요자에게 잘 보이는 부분이어서 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당한다 할 것인데, 이 사건 등록디자인의 각 카드에서 ‘ |
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| 3 | 시사점 | 디자인의 유사 판단에 있어, 등록디자인의 출원 전에 이미 그 디자인이 속하는 분야에서 널리 사용되어 온 형태는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다는 점, 수요자에게 잘 보이는 부분이어서 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분은 전체적인 심미감에 지배적인 영향을 미친다는 점을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. | ||||||||||||
와 같은 다수의 캐릭터로 이루어진 점 2. 경고장을 받고 확인대상디자인의 실시를 중단한 경우, 디자인권자가 청구한 적극적 권리범위확인심판이 확인의 이익이 있는지 여부에 관하여 – 특허법원 2023. 1. 12. 선고 2022허3205 판결(확정) 【권리범위확인(디)】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 | 확인대상디자인을 실시하던 자가 이 사건 등록디자인의 디자인권을 침해한다는 경고장을 받고 확인대상디자인의 실시를 중단한 이후, 디자인권자가 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 해당 권리범위확인심판은 확인이 이익이 없어 부적법한지 여부가 쟁점이 되었다. |
| 2 | 특허법원 판단 | 특허법원은, 심결 당시 피심판청구인이 확인대상디자인을 실시하고 있지 않더라도 피심판청구인이 과거에 확인대상디자인을 실시한 적이 있고, 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 없다고 단정할 수 없는 경우에는 확인대상디자인이 등록디자인의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하기 위하여 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있고(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836 판결 취지 등 참조), 피심판청구인이 심판청구인으로부터 경고문을 받는 등 항의를 받은 후부터 확인대상디자인을 실시하지 않고 있다 하더라도 종래 확인대상디자인의 물품을 판매하는 등 실시한 사실이 있다면 특별한 사정이 없는 한 장래 이를 다시 사용할 가능성이 없다고 할 수는 없으므로 심판청구인으로서는 권리범위확인심판을 청구할 확인의 이익이 있다(대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1646 판결 참조)고 설시하면서, ① 피고는 확인대상디자인의 판매를 위한 전시, 광고 등을 함으로써 확인대상디자인을 실시한 점, ② 비록 피고가 원고로부터 침해에 해당한다는 내용의 경고를 받은 후 확인대상디자인의 실시행위를 중단하기는 하였으나, 피고는 그간의 피고의 침해로 인하여 원고가 입은 손해의 배상, 향후 침해행위를 하지 않겠다는 내용의 확약, 침해사실을 인정하는 내용의 공지 등을 요구하는 원고에 대하여 무대응으로 일관하며 원고의 손해 회복, 원고와의 합의를 위한 어떠한 노력도 기울이지 않은 점, ③ 결국 위와 같은 피고의 행위로 인하여 원고가 피고를 상대로 이 사건 심판을 제기하기에 이른 것으로 보이는데, 그 심판 절차에서도 피고는 피고의 행위가 확인대상디자인의 실시에 해당하지 않는다고 다투었던 점 등에 비추어 보면, 설령 피고가 원고로부터 침해 경고를 받은 후부터는 확인대상디자인의 실시행위를 하지 않았다고 하더라도, 피고가 장래 이를 다시 실시할 가능성을 배제할 수 없다고 보는 것이 타당하다고 판단하여, 이 사건 적극적 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 있다고 판시하였다. |
| 3 | 시사점 | 확인대상발명을 실시하던 자가 디자인권 침해경고를 받고 확인대상디자인의 실시를 중단하였다고 하더라도, 디자인권자의 손해 회복, 합의를 위한 노력 등을 하지 않고 실질적으로 다투는 경우에는 확인대상발명을 다시 실시할 가능성을 배제할 수 없다고 보아, 적극적 권리범위확인심판 청구의 확인의 이익이 인정됨을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. |
참고자료: 2022년 1월차 디자인 판례 요약
유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및 판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.
