2023년 2월차 특허 판례 요약

판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 특허 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.

마쿠쉬 형식의 선행발명을 기초로 한 진보성 판단에 관하여 – 대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738 판결 【등록무효(특)】

NO	항목	내용 설명
1	쟁점	아래와 같은 확인대상고안이 이 사건 제1항 고안의 균등 범위에 속하는지 여부가 쟁점이 되었다. [이 사건 특허발명의 청구항 제1항] [선행발명] [화학식 I] [화학식 IB] – 화학식 I 중 바람직한 화합물 [실시례 12] – 화학식 IB 중 구체예
2	대법원 판단	대법원은, 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 하고, 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 하며 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과 한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있다고 설시하면서, 이 사건 특허발명의 청구항 제1항의 ()와 선행발명의 실시례 12()는 말단 치환기가 메톡시기와 에톡시기로 모두 저급 알콕시기의 일종으로서 구성 탄소수가 각각 1 및 2라는 점 외에는 그 물리화학적 구성에 큰 차이가 없고, 선행발명 명세서에 위 말단 치환기로 탄소수의 별다른 구분 없이 저급 알콕시기(R5aO)가 사용될 수 있음이 제시되어 있는 점에 비추어 보면, 메톡시기와 에톡시기는 서로 우선적으로 치환 가능한 작용기로 통상의 기술자에게 인식될 것으로 보이고, 우선적으로 시도해 볼 수 있는 치환을 통해 선행발명에 개시된 화합물의 효과에 비하여 어느 정도 개선된 효과를 얻은 것만으로는 효과가 현저하다고 보기 부족하다는 점에서, 이 사건 특허발명의 청구항 제1항은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다고 판시하였다.
3	시사점	선행발명에 마쿠쉬 형식으로 기재된 화학식 및 그 구체예의 화학식이 기재되어 있고, 특허발명이 선행발명의 구체예로 기재된 화학식에서 치환기에 탄소수 1개 정도 차이가 나는 화합물을 청구범위에 기재하고 있다면, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 특허발명이 청구하는 화합물을 우선적으로 시도해 볼 수 있는 정도에 불과하므로, 특허발명이 위와 같은 치환을 통해 어느 정도 개선된 효과를 얻는 것만으로는 효과가 현저하다고 볼 수 없어 그 구성의 곤란성을 인정할 수 없음을 확인하였다는 점에서 의의가 있다.

참고자료: 2022년 1월차 특허 판례 요약

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