2023년 3월차 특허 판례 요약
판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 특허 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.
1. 결정형 발명의 진보성 판단 방법에 관하여 – 대법원 2023. 3. 13. 선고 2019후11800 판결 【거절결정(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 |
분말 X선 회절 스펙트럼을 실시하였을 때 적어도 회절각 2θ:9.4도, 9.8도, 17.2도 및 19.4도에서 회절 피크를 나타내는 2-{4-[N-(5,6-디페닐피라진-2-일)-N-이소프로필아미노]부틸옥시}-N-(메틸술포닐)아세트아미드(이하 ‘셀렉시팍’이라 함)의 제Ⅰ형 결정형을 청구하는 발명(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 함)이, 셀렉시팍을 개시하고 있으나 셀렉시팍 결정의 존재 유무에 관하여는 기재하고 있지 않은 선행발명에 의해 진보성이 부정되는지 여부가 쟁점이 되었다. |
| 2 | 대법원 판단 | 대법원은, 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 하고, 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는데, 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장⋅증명하는 것이 허용된다(대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결 참조)고 설시하면서, 선행발명에는 셀렉시팍 결정의 존재 유무에 관하여는 기재되어 있지 않다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 차이가 있고, 이 사건 출원발명의 명세서에 의하면, 이 사건 출원발명은 항상 일정한 작용 효과를 기대할 수 있는 공업적으로 취급하기 쉬운 형태인 셀렉시팍의 신규한 결정을 제공하는 것을 목적으로 하는 발명으로, 셀렉시팍의 결정 형태로 제Ⅰ 내지 Ⅲ형을 제시하고 있으며, 이 사건 출원발명의 명세서(예컨대, 구체적인 실험결과) 및 추가실험자료에 의하면 셀렉시팍의 결정 형태 중 이 사건 제1항 발명인 제Ⅰ형 결정형은 제Ⅱ, Ⅲ형 결정형보다 입자 직경이 크고, 결정 중에 포함되는 잔류 용매의 농도가 적으며, 재결정 공정에서의 불순물 제거 효과가 높고, 안정성이 높음을 알 수 있고, 선행발명은 셀렉시팍의 화합물을 개시하고 있는데 그 형태가 결정형(crystal form)인지 무정형(amorphous form)인지에 대하여는 밝히지 않았고, 이 사건 제1항 발명의 출원 당시 셀렉시팍이 다양한 결정 형태(결정다형성)를 가진다는 점 등이 알려져 있었다고 볼만한 자료도 없으며, 선행발명에 개시된 셀렉시팍 화합물과 이 사건 제1항 발명이 청구하는 제Ⅰ형 결정형은 각각의 형태를 도출하기 위한 출발물질은 물론 용매, 온도, 시간 등의 구체적인 결정화 공정 변수가 상이한데, 피고가 제출한 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식에 관한 자료만으로는 통상의 기술자가 결정화 공정 변수를 적절히 조절하거나 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 선행발명으로부터 위와 같은 특성을 갖는 제Ⅰ형 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 분명하지 않고, 선행발명에는 입자 직경, 잔류 용매량, 재결정에서의 불순물 제거 효과, 안정성 등과 관련하여 제Ⅲ형 결정형 수준의 효과를 나타내는 셀렉시팍의 결정형조차 공지되어 있지 않다는 점을 고려하면, 피고가 제출한 자료만으로는 제Ⅲ형 결정형 또는 제Ⅱ형 결정형에 비해 우수한 위와 같은 제Ⅰ형 결정형의 효과를 선행발명으로부터 예측할 수 있는 정도라고 단정하기는 어렵다고 판단하여, 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정되지 아니한다고 판시하였다 |
| 3 | 시사점 | 결정형 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어, 사후적 고찰을 배제하고, 선행발명에 해당 결정형에 이를 수 있는 암시, 동기 등이 있었는지, 해당 특정 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 객관적인 자료를 기초로 파악하여 구성의 곤란성, 효과의 현저성 여부를 판단하여야 함을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. |
2. 선사용에 의한 통상실시권 인정여부에 관하여 – 특허법원 2023. 2. 2. 선고 2021나1220 판결(확정) 【손해배상(지)】
| NO | 항목 | 내용 설명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 쟁점 |
피고 실시제품이 이 사건 특허발명의 구성요소를 모두 포함하나, 아래와 같은 사실관계가 인정되는 경우, 피고 실시제품이 선사용에 의한 통상실시권에 의해 이 사건 특허발명의 특허침해가 부정되는지 여부가 쟁점이 되었다.
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| 2 | 특허법원 판단 | 특허법원은, 특허법원은, E가 피고에게 원고의 이 사건 특허발명의 CAD 파일을 그대로 전달하였음을 인정할 증거가 없고, 피고 실시제품은 G 제품과 자료를 참조하여 F에 의해 설계된 것으로 보이며, G 제품은 피고 실시제품과 실질적으로 동일할 뿐만 아니라 원고의 이 사건 특허발명과 동일한 구성요소 역시 포함하고 있는 점에 비추어, 피고는 이 사건 특허발명의 출원 전에 이 사건 특허발명의 내용을 알지 못하였다고 판단하고, 이 사건 특허발명의 출원일(2013. 2. 28.) 전인 2013. 2. 27.에 피고가 제3의 업체로부터 수령한 피고 실시제품에 대한 발주서는 그 무렵에 이미 피고 실시제품의 도면이 완성 단계에 있음을 전제로 그 도면을 실제로 구현한 피고 실시제품의 제작, 설치에 관한 사항을 정하기 위한 것으로 보이고, 피고가 E로부터 피고 실시제품의 제작, 설치 의뢰를 받아 그 설계도면을 완성한 것은 구체적으로 실시사업의 준비 내지 그 사업을 하고 있었던 것에 해당한다고 판단하여, 피고 실시제품이 선사용에 의한 통상실시권에 의해 이 사건 특허발명의 특허침해가 부정된다고 판시하였고, 나아가 피고가 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 이 사건 특허발명을 사용하였다고 인정할 만한 증거도 없는 점 등에 비추어, 피고가 피고 실시제품을 제작, 판매한 것이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 파목의 부정경쟁행위에 해당한다고 보기 어렵다고 판시하였다. |
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| 3 | 시사점 | 객관적인 증거를 기초로 사실관계를 확정하고, 그와 같이 확정한 사실관계를 기초로 선사용에 의한 통상실시권 인정여부를 판단하여야 함을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. 따라서 분쟁의 당사자는 자신이 주장하는 사실관계에 관한 객관적인 증거를 확보하여야 한다는 점을 유의할 필요가 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고자료: 2023년 2월차 특허 판례 요약
유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및 판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.
