2022년 10월차 상표 판례 요약
판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 상표 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.
1. 2개 단체의 통합 전의 일부단체의 선사용상표에 대한 권리이전 여부와 상표법 제34조 제1항 제12, 20호 해당 여부 – 특허법원 2022. 6. 24. 선고 2021허2601 판결 【등록무효(상)】
| NO | 항목 | 내용 설명 | ||
| 1 | 쟁점 |
여러 개의 비법인사단이 통합함에 있어서 상표에 대한 권리이전을 위한 조치와 그에 따라 상표법 제34조 제1항 제12호, 제20호의 적용여부가 쟁점이 되었다.
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| 2 | 특허법원 판단 | 특허법원은, 비법인사단의 합병에 이해관계를 조정하는 여러 절차를 규정하는 상법의 규정 중 합병의 효과만을 차용할 수는 없어, 비법인사단의 합병을 위해서는 기존 각 비법인사단별로 해산절차, 재산처분절차 등을 일일이 거치는 수밖에 없는 바, 기존 단체의 해산, 재산처분에 관한 사원총회의 결의가 있어야 한다고 설시하면서, 종전 D 단체의 총회에서 ‘종전 D 단체는 해산하고 그 재산은 통합 단체에 귀속시킨다’는 내용의 유효한 총회 결의가 있었다고 볼 수 없다고 보아, 종전 D 단체의 재산인 선사용상표에 대한 권리가 통합 단체에 포괄적으로 승계되었다고 볼 수 없다고 판단하고, 종전 D 단체의 정관에 기본재산의 처분은 총회의 결의를 거치도록 규정하고 있고, 종전 D 단체의 호칭은 선사용상표의 호칭과 동일하여 기본재산이나 이에 준하는 것으로 봄이 상당한데, 종전 D 단체의 사원총회 결의가 없었고 이사회의 적법한 처분결의가 있었다고 보기도 어려워, 선사용상표에 대한 권리가 통합 단체에 특정승계되었다고 볼 수 없다고 판단하여, 선사용상표에 대한 권리가 통합 단체에 있음을 전제로 한, 상표법 제34조 제1항 제12호, 제20호의 무효사유 주장은 이유 없다고 판시하였다. |
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| 3 | 시사점 | 비법인사단과 같은 단체의 통합에 있어 상표에 대한 권리의 이전을 위해 취해야 하는 조치를 확인하고, 그 결과에 따라 상표법 제34조 제1항 제12호, 제20호의 무효사유 적용여부가 결정될 수 있음을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. |
2. ‘
‘가 상표법 제90조 제1항 제1호, 제2호에 해당하는지 여부 – 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허5709 판결 【권리범위확인(상)】
| NO | 항목 | 내용 설명 | |
| 1 | 쟁점 |
‘
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| 2 | 특허법원 판단 | 특허법원은, ‘상호를 상거래 관행에 따라 사용한다’는 것은 상거래 관행에 비추어 수요자가 해당 표장을 단순히 상호를 표시한 것으로 인식할 수 있음을 전제로 하므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 구성되었는지, 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결 관계, 도형과 결합되어 사용되었는지, 표장이 사용된 대상 및 사용방법 등 표장의 실제 사용태양을 종합하여 상거래 관행상 수요자가 해당 표장을 단순히 상호를 표시한 것으로 인식할 수 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다고 설시하면서, ‘ ’는 도형, 영문자, 한글 부분으로 구성된 독특한 도안으로 수요자의 주의를 끌기에 충분하므로 단순히 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 것에 해당한다고 보기 어렵다고 판단하여, 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당하지 아니한다고 판시하고,‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다고 설시하면서, ‘단단한’은 형용사로서 ‘연하거나 무르지 않고 야무지고 튼튼하다’는 뜻을 가지고 있어, 정형외과업의 광고에 ‘단단한 뼈·근육’ 또는 ‘단단한 무릎(등 신체부위)’과 같은 용례로 쓰이는 점인 인정되나, 정형외과가 ‘골․관절 중심으로 운동기계(運動器系)의 질환을 취급하는 외과’인 점을 고려하면, ‘단단한’이라는 단어가 수요자들에게 ‘정형외과업’과 관련하여 품질이나 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기는 어렵다고 판단하여, 상표법 제90조 제1항 제2호에 해당하지 아니한다고 판시하였다. |
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| 3 | 시사점 | 상표법 제90조 제1항 제1호, 제2호의 판단기준을 확인하고 해당 판단기준을 구체적인 사안에 적용하였다는 점에서 의의가 있다. |
3. ‘
’(등록상표) 표장으로 상표등록을 받은 후 ‘
’(실사용상표)로 사용한 경우, 상표법 제119조 제1항 제2호(구 상표법 제73조 제1항 제8호)의 상표취소사유에 해당하는지 여부 – 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허5754 판결 【등록취소(상)】
| NO | 항목 | 내용 설명 | |
| 1 | 쟁점 |
‘
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| 2 | 특허법원 판단 | 특허법원은, ‘상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우’라 함은 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표(실사용상표)로 인하여 혼동의 대상이 되는 상표를 부착한 타인의 상품의 품질과 오인을 생기게 하는 경우 외에도 그 실사용상표의 구성 등으로부터 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 경우도 포함한다고 할 것이고, 여기에는 상품의 품질, 원재료, 효능, 용도 등의 오인뿐만 아니라 상품의 산지의 오인도 포함된다고 할 것이라고 설시하면서, ‘  ’(등록상표)는 한글문자가 동일한 크기, 동일한 서체, 동일한 색채로 표기되어 전체로서 인식되나, 통상사용권자가 사용한 ‘ ’(실사용상표)는 ‘ ’과 같이 경사지게 표현된 노란색 바탕에 빨간색 글씨 부분과 ‘ ’, ‘ ’와 같이 빨간색 또는 파란색 배경에 빨간색 글씨 부분으로 구성되어 있는데, ‘ ’ 부분은 시각적으로 ‘’, ‘’ 부분보다 일반 수요자에게 강한 인상을 주어 훨씬 두드러져 ‘’ 부분이 주로 인식될 것으로 보이므로, 광천읍에서 생산되지 않은 조미김 제품에 사용한 것은 일반 수요자나 거래자에게 실사용상표가 사용된 조미김 제품이 광천읍 지역에서 생산되는 것으로 상품의 산지 등 품질을 오인하였거나 오인할 염려가 있다고 판단하여, 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호(구 상표법 제73조 제1항 제8호)의 상표취소사유에 해당한다고 판시하였다. |
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| 3 | 시사점 | 상표법 제119조 제1항 제2호(구 상표법 제73조 제1항 제8호)의 판단기준을 확인하고, 등록상표로부터 변형된 실사용상표의 사용실태를 구체적으로 검토하여 일반 수요자로부터 주로 인식되는 부분을 구분하고, 이를 기초로 산지 등 품질오인을 이유로 한 취소사유에 해당함을 인정하였는 바, 등록상표의 사용시 품질을 오인할 염려가 있는 변형사용을 자제해야 함을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. |
4. 도메인이름에 사용하는 경우 상표법 제119조 제1항 제3호(구 상표법 제73조 제1항 제3호)의 상표취소사유 적용 여부 – 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2022허1414 판결 【등록취소(상)】
| NO | 항목 | 내용 설명 | |
| 1 | 쟁점 |
도메인이름의 사용이 상품의 출처표시로서의 사용에 해당하는지 여부가 쟁점이 되었다.
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| 2 | 특허법원 판단 | 특허법원은, 도메인이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP)를 사람들이 인식하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만들어진 것으로서 상품이나 서비스의 출처표시로 사용할 목적으로 만들어진 것은 아니고, 다만, 예외적으로 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 볼 때 거래통념상 그 도메인이름이 상품의 출처표시로 기능하고 있는 경우에는 그 도메인이름의 사용을 상표법상 ‘상표의 사용’으로 볼 수 있다고 설시하면서, 도메인이름이 단순히 인터넷 사이트의 도메인이름으로 사용되었을 뿐 상품의 출처표시로 사용되었다고 볼 만한 증거가 없다고 판단하여, 상표법 제119조 제1항 제3호(구 상표법 제73조 제1항 제3호)의 상표취소사유에 해당한다고 판시하였다. |
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| 3 | 시사점 | 도메인이름은 원칙적으로 상품이나 서비스의 출처표시로 인정되지 아니하므로, 예외적으로 도메인이름이 상품의 출처표시의 기능을 한다는 점을 입증하지 못하는 한, 도메인이름의 사용만으로는 상표법 제119조 제1항 제3호(구 상표법 제73조 제1항 제3호)의 상표취소를 면할 수 없음을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. |
참고자료: 2022년 9월차 상표 판례 요약
유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및 판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.
