2026년 4월차 상표 판례 요약

타인의 선등록상표에 대한 침해 우려 및 타인의 선등록상표에 대한 무효심판 진행이, 상표 불사용의 ‘정당한 이유’에 해당하는지 여부에 관하여(상표법 제119조 제1항 제3호) – 대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후10504 판결 【등록취소(상)】

A. 사실관계와 쟁점
1) 사실관계

[이 사건 등록상표]

출원일	등록일	등록번호
2019. 1. 16	2019. 8. 26		제1514207호
표장		지정상품	제3류 화장품, 기능성 화장품, 식물성 화장품, 스킨용 화장품, 스킨로션, 화장용 스킨케어로션, 화장용 크림, 피부미백크림, 화장용 파운데이션, 스킨크림, 핸드크림, 페이셜 로션, 화장용 세럼, 눈 화장품, 립스틱, 화장용 마스크팩(이하 이들을 통틀어 ‘이 사건 취소대상 지정상품’이라 한다) 제9류 선글라스, 안경, 3D안경, 광학안경, 돋보기안경, 레저용 안경, 보안경, 사이클용 안경, 산업용 안경, 골프용 고글, 스노우 고글, 수중안경, 스키용 고글, 스포츠용 고글, 스쿠버다이빙용 고글, 안경 케이스, 금속제 안경테, 선글라스 및 보호안경용 케이스, 선글라스 안경테, 안경 및 선글라스용 줄 제18류 휴대용 화장품 케이스(내용물이 없는 것), 가방, 지갑, 학생 가방, 학생용 배낭, 핸드백, 명함케이스, 가죽제 가방, 서류가방, 보스턴백, 배낭, 등산용 배낭, 다목적 가방, 스포츠용 가방, 트렁크 및 여행가방, 캐리어백, 파우치백, 여행가방, 우산, 양산 제26류 머리장식용품, 머리 웨이브핀, 머리리본, 머리핀, 머리핀 및 헤어그립, 보비핀(머리핀), 의류용 버클, 의류용 스팽글, 의류장식품, 장식용 의류패치, 헤어그립, 헤어버클, 헤어용 리본, 휴대폰액세서리용 레이스, 비귀금속제 헤어그립, 비귀금속제 헤어버튼, 비귀금속제 헤어클립, 비귀금속제 헤어패스너, 비보석제 브로치, 비귀금속제 장식용 배지
상표권자	원고

[사실관계]

2014.9.11~2014.9.22	2014~	2017.3~	2017.12.6	2019.1.16~2019.8.26
원고가 주식회사 F로부터 보석장식품 등을 지정상품으로 하는 등록상표(등록번호 제808094호), 귀금속 소매업, 선전홍보업 등을 지정서비스업으로 하는 등록서비스표(등록번호 제 191917호)를 양수하는 계약을 체결하고, 권리이전등록	원고가 ‘ ’, ‘’ 등의 상표를 사용하여 귀금속류 악세서리에 대한 영업 실시	피고가 ‘ ’, ‘’ 상표를 화장품류에 사용	피고가 화장품, 화장용 오일, 기능성 화장품 등의 화장품류에 대하여 ‘’(등록번호 제1310418호), ‘’ (등록번호 제1310429호)로 상표 등록	원고가 2019.1.16. 화장품류에 대하여 ‘’를 출원하여 2019.8.26에 등록 (등록번호 제1514207호) (이 사건 등록상표)
2019.10.8	2022.3	2022.6.9~2022.6.15	2022.7	2022.8.29
원고가 피고의 ‘’(등록번호 제1310418호), ‘’ (등록번호 제1310429호)에 대하여 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호 및 제13호를 이유로 등록무효심판을 청구하였음(심판번호: 2019당3156, 2019당3157)	원고가 2022.. 초부터 ‘’의 리브랜딩을 준비하면서 2022.3.경 제3자(AF)에게 ‘’ 표장을 이용한 화장품 제품의 포장 디자인 등을 의뢰	원고가 화장품책임판매업등록 신청을 하여 화장품법 제3조 및 화장품법 시행규칙 제4조 제4항에 따른 등록 진행	원고는 화장품 제조 및 도소매업을 전문으로 하는 제3자(AG)에게 ‘’ 상표의 화장품에 관한 OEM에 의한 제조 및 유통 사업 등과 관련하여 협의하였음	피고는 원고의 이 사건 등록상표에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호를 이유로 등록취소심판을 청구하였음(심판번호: 2022당2403) (이 사건 취소심판청구)
2022.10.13	2023.7.27	2023.9.1	2024.5.9	2024.6.10
원고는 제3자(사단법인 AH)에서 실시하는 화장품 책임판매관리자 교육을 수료	피고의 ‘’(등록번호 제1310418호), ‘’ (등록번호 제1310429호) 상표 무효로 하는 심결 확정	특허심판원은 원고의 이 사건 등록상표는 (불사용에 정당한 이유가 있다고 인정할 수 없다고 판단하여) 상표법 제119조 제1항 제3호에 의해 취소된다고 심결	특허법원은 원고의 이 사건 등록상표는 (불사용에 정당한 이유가 있다고 판단하여) 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당되지 아니한다고 판단하고, 특허심판원 2023. 9. 1.자 2022당2403호 사건의 심결을 취소한다고 판결	피고가 특허법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고장을 제출

2) 쟁점
상표법 제119조 제1항 제3호에 관하여 판단함에 있어, i) 선등록상표에 대한 상표권 침해에 해당할 가능성이 크고, ii) 선등록상표의 등록이 무효가 될지 여부를 확실하게 예측할 수 없어, 상표를 사용하지 아니한 것이 상표 불사용에 대한 ‘정당한 이유’가 되는지가 쟁점이 되었다.

B. 특허법원(원심법원)의 판단
특허법원(원심법원)은,
선등록상표에 대한 상표권 침해에 해당할 가능성이 크고, 선등록상표의 등록이 무효가 될지 여부를 확실하게 예측할 수 없는 상태에서, 이 사건 등록상표의 사용이 피고 상표들에 대한 상표권 침해행위가 된다는 점을 알면서도 이를 사용하도록 강제하는 것은 형사처벌의 위험 감수를 강요하는 것이고, 만약 원고가 이 사건 등록상표를 사용하였더라면 이는 일반 수요자 및 거래자로 하여금 출처의 혼동을 초래하는 결과가 되어 궁극적으로는 수요자의 보호라는 공익에도 반하는 결과가 된다는 등의 이유로,
이 사건 등록상표를 취소대상 지정상품에 사용하지 못한 데 정당한 이유가 있다고 보아 그 등록이 취소되어서는 아니 된다고 판단하여,
원고의 청구를 인용하여 특허심판원의 심결을 취소한다는 판결을 선고하였다.

C. 대법원의 판단
대법원은,
『상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자․전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를 상표등록 취소심판 사유의 하나로 들고 있다. 이 규정은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것으로, 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택한 데에 따른 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하려는 데에 그 취지가 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).
상표법 제119조 제3항은 상표등록 취소심판의 피청구인이 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없으나, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하는 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있다고 규정하고 있다.
이러한 정당한 이유가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서는, 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적․정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이, 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적․외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여야 한다. 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.』
는 법리를 설시하면서,
원고가 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 데에 따라 발생할 수 있는 결과를 감수하고 이 사건 등록상표를 사용하지 않았다면, 그 책임 역시 원고에게 귀속된다고 보아야 하는 점, 만약 어떤 상표를 사용하지 않은 것에 대하여 다른 상표의 상표권을 침해할 우려가 있다는 점을 정당한 이유로 인정한다면, 그 상표가 실제 사용되지 않으면서 등록이 유지되는 결과가 되므로 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지에 반할 수 있다는 점, 원고가 피고 상표들에 대해 등록무효 심판을 청구한 것을 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목의 상표의 사용 행위라고 할 수 없고(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조), 원고가 이 사건 등록상표를 사용하기 위하여 이 사건 준비행위를 하였더라도 그러한 사정만으로 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결 등 참조)는 점 등을 이유로,
원고가 상표권 침해에 해당할 우려가 있어 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 것을 원고가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 인한 것으로 볼 수 없다고 판단하고, 원고가 이 사건 등록상표를 사용하지아니한 데 정당한 이유가 있다고 판단한 원심의 판단에는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 단서의 ‘정당한 이유’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판단하여,
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다고 판결하였다.

D. 시사점
상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 단서의 ‘정당한 이유’는, 상표권자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 인한 것으로 한정하여 엄격하게 해석하여야 함을 명확히 하였다는 점에 의의가 있다. 만약 어떤 상표를 사용하지 않은 것에 대하여 다른 상표의 상표권을 침해할 우려가 있다는 점을 정당한 이유로 인정하여, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 단서의 ‘정당한 이유’의 예외 인정범위를 넓힌다면, 그 상표가 실제 사용되지 않으면서 등록이 유지되는 결과가 되어 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지에 반할 수 있다는 우려를 고심한 판결이라 판단된다. 상표권자의 입장에서, 상표권의 불사용 취소를 면하기 위해서는, 자신의 등록상표를 사용함에 있어 타인의 선등록상표와 충돌할 우려가 있고, 그 타인의 상표를 대상으로 무효심판을 진행하고 있다고 하더라도, 무작정 해당 무효심판의 결과를 기다리며 3년 이상 자신의 상표 사용을 중단해서는 안 된다는 점에 유의할 필요가 있다.

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