중국 전리심사지침서상의 사후 제출 실험데이터 고려

중국 전리심사지침서에는 출원일 이후에 추가로 제출되는 실험 데이터에 대해 심사를 해야 한다는 규정이 존재한다. (2017년 4월 1일 신설) 단, 제한 조건이 있다.

“심사관은 출원일 이후에 추가한 실험 데이터에 대해 심사를 해야 한다. 추가한 실험 데이터로 증명되는 기술적 효과는 당업자가 전리출원의 공개 내용으로부터 얻을 수 있어야 한다.”

여기서, “얻을 수 있어야 한다”의 판단 기준은 최초 출원시의 명세서 내용과의 내재적 연계, 즉 기술적 효과가 있어야 함을 의미한다. 즉, 최초 출원시의 명세서에 기재된 발명의 효과를 문자 그대로 기재하는 것에 그치지 않고 당업자 입장에서 최초 출원시의 명세서의 내용을 종합적으로 고려해 실험 데이터의 기술적 효과가 최초 출원시의 명세서에 그대로 기재되어 있는지를 판단한다.

이와 동일한 취지로 이미 한국과 일본에서도 실험 데이터의 사후 제출을 일정 조건하에 인정한 판례가 있다. 먼저, 한국의 2001후 2740 판결에서는 선택발명의 출원인이나 특허권자가 당해 발명의 진보성을 입증하기 위해 출원 이후나 무효심판 단계에서 필요한 데이터를 제출할 수 있다고 한 바 있다. 그러나 이는 발명의 상세한 설명의 기재요건과는 별개이다. 즉, 이 판례에 따라 발명의 상세한 설명의 기재 요건이 완화되는 것은 아니다. 그리고 일본의 平21(行ケ) 10238 판결에서는 심판시 제출한 실험 데이터에 대해  (1) 당업자가 발명의 효과를 인식할 수 있을 정도로 명세서에 기재되고, (2) 이를 추론할 정도로 기재되면 그 범위를 넘지 않는 한 출원 후에 제출한 실험 데이터를 고려해야 한다고 판시한 바 있다.

실험 데이터를 사후 제출 가능하도록 한 이유는 최초 출원시에 발명에 관련된 실험을 모두 실시해서 그 실험 데이터를 전부 기재하는 것이 어렵다는 현실에 근거한다. 따라서 실험 데이터의 추가 제출을 허용하는 방법으로 발명의 권리화에 일조해 출원인의 연구개발의지를 증진시킬 수 있다. 그러나 이 경우 미완성 발명의 권리화를 용인하게 되어 출원인이 이를 악용될 소지도 다분하다. 이러한 점을 종합적으로 고려시 최초 출원시의 명세서에 기술적 효과가 그대로 기재된 실험 데이터에 한해 심사를 고려하는 것이 합리적이다.

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