직무발명 등과 관련된 법인의 개인 명의 출원의 문제

중소기업에서는 특허, 실용신안, 디자인, 상표 등의 출원을 법인 명의가 아닌 법인 대표 개인 명의로 출원(이하 ‘개인 출원’)하는 경우가 있다. 물론, 개인 사업자는 개인 출원을 해야 하지만, 법인 사업자인 경우 법인 또는 개인 명의 양자 중 선택 출원이 가능하다. 그런데 법인 명의로 출원시에는 투자자나 주주 등에 의해 해당 지식재산권의 처분에 제한을 받을 수 있어서 개인 출원하는 경우가 있다.

다만, 발명진흥법에 규정된 직무발명제도를 고려시 개인 출원에는 문제가 발생할 수 있다. 참고로, 직무발명제도는 상표출원에는 적용되지 않는다. 따라서 아래의 그림과 같이 특허, 실용신안, 디자인(이하 ‘특허 등’)과 상표를 구분하여 개인 출원을 살펴볼 필요가 있다. 직무발명이 아닌 경우에는 개인 명의 출원이 가능하다. 다만, 직무발명에 해당되는 경우에는 아래와 같은 문제점이 발생할 수 있다.

• 특허 등이 무효로 될 수 있다. (대판 2003후373)
특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 그 승계인에게 귀속한다. (특허법 제33조 등) 따라서 종업원이 한 발명, 고안 또는 디자인을 법인 대표가 개인 출원하면 이에 반하여 무효로 된다. (특허법 제133조제1항제2호) 물론, 법인 대표가 직접 한 것이라면 이에 해당하지 않는다.

• 법인 대표 명의로 특허 등을 출원하더라도 법인에게 로열티(실시료)를 받을 수 없다.
특허 등의 직무발명에 대해 법인(사용자)이 승계 통지를 하지 않는 경우를 제외하고는 법인은 무상의 통상실시권을 가진다. 따라서 개인 출원해 취득한 특허 등의 법인 실시에 대해서는 로열티(실시료)를 받을 수 없다. 반면에, 상표는 직무발명제도가 적용되지 않으므로, 동일한 방법으로 상표 사용료 징수가 가능하다. 다만, 상표 사용료를 과다 징수하는 경우 법인에 손해를 끼치게 되므로 배임죄 등의 문제가 발생한다.

전술한 직무발명 이외에 개인 출원은 아래와 같이 불리하게 작용할 수 있다.

• 지식재산 관련 정부지원금을 받기 어렵다.
지식재산과 관련된 다양한 정부의 지원사업들이 존재한다. 다만, 대부분의 정부지원사업들은 개인이 아닌 법인을 대상으로 하며, 특허에 주로 지원이 집중된다. 따라서 지식재산과 관련된 정부지원금을 받으려면 법인 명의로 출원하는 것이 바람직하다.

• 추후 분쟁 소지가 있다.
주주총회 진행시 법인의 주주들이 개인 출원을 문제삼을 수 있다. 또한, 투자자와의 투자 약정 사항에도 출원 명의에 대한 내용이 포함될 수 있으므로, 출원시 유의가 필요하다.

• 대외적인 이미지면에서 좋지 않다.
투자 유치를 위한 실사시 법인이 보유하고 있는 지식재산권이 대표 개인 명의로 등록된 경우 투자에 어려움을 겪을 수 있다. 투자자들은 투명하게 경영되는 법인에 투자하기를 원한다. 그런데 법인의 출원이 개인 명의로 되어 있으면 투자자들이 법인에 대한 투자를 꺼리거나 법인으로의 명의 변경을 요구할 수 있다.

• 횡령죄 및 배임죄가 성립할 수 있다.
개인 출원을 해도 그 비용을 해당 개인이 아닌 법인 비용으로 처리하는 경우가 부지기수다. 이 경우, 법인 비용이 법인이 아니라 개인을 위해 사용되었기 때문에 향후 횡령죄 또는 배임죄가 성립되어 처벌될 가능성이 있다. 

위의 내용을 정리하면 아래의 표와 같다. 이러한 점들을 종합적으로 검토시, 개인 출원이 아니라 법인 명의로 출원하는 것이 여러가지 면에서 바람직하다.

NO 항목 특허·실용신안·디자인 상표
1  무효 가능성 있음 없음
2  법인으로부터 로열티 징수 가능 여부 낮음 높음
3  지식재산 관련 정부지원대상 여부 낮음 낮음
4  분쟁 가능성 있음 있음
5  대외적 이미지 좋지 않음 좋지 않음
6  형사처벌 가능성 있음 있음

이미지 출처: Pixabay

상선 정

정상선 변호사

유미법무법인의 변호사/변리사로서 IP 소송, IP 라이선스, 개인정보보호, 스타트업 자문 등을 주업무로 하고 있습니다. YOUME IP 블로그를 통해 기업 법무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다. 문의사항은 아래의 이메일 아이콘을 통하여 연락주시면 답변드리겠습니다.

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