미국특허법상 공동연구협약의 특례
미국의 A 기관과 한국의 B 기관이 코로나 백신 개발을 위한 공동연구협약(Joint Research Agreements, JRA)을 맺었다. 공동연구협약의 결과물은 A 기관과 B 기관이 협의를 거쳐 미국특허출원하려고 한다. 다만, 2-3개월마다 유사한 연구 결과가 속속 나오고 있고 그 때마다 계속 특허출원했기 때문에 선출원의 내용과 후출원의 내용이 부분적으로 상호 중복된다. 이 경우, 선출원에 의해 후출원이 거절되는 경우, 공동연구협약의 취지가 퇴색될 수 있다. 미국특허법에서는 이러한 공동연구협약의 취지에 부합하도록 신규성 관련 §102(c) 및 §102(b)(2)(C)에 특례 조항을 두고 있다. 여기서, §102(c)는 공동연구협약의 정의에 관한 것이고, §102(b)(2)(C)는 §102(c)를 포괄하는 신규성 상실의 예외 적용에 관한 것이다.
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참고자료: 도해로 쉽게 보는 미국특허법의 신규성 규정, 논문공표 후 미국출원시 공저자 관련 문제, 미국내에서 이루어진 발명의 출원시 유의사항
유미특허법인의 파트너 변리사이자 미국 patent bar 시험 합격자로서, 미국에서 기술경영(MOT) 석사를 마쳤습니다. 현재 한국발명진흥회의 미국특허법 강의 등 자문과 특허 데이터 분석을 전문적으로 해오고 있습니다. YOUME IP 블로그를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 사항은 아래의 이메일 계정을 통해 문의 주시기 바랍니다.
변리사님, 좋은 글 감사합니다. 국내 중소 중견 기업들의 경우 한국의 대기업, 국책연구기관들과 공동으로 연구하는 경우가 많은데, 이럴 경우 공동 연구개발에 대한 계약서/협약서를 체결하고도, 특허 출원을 대기업, 국책 연구기관들이 협의 없이 단독 출원하는 경우가 많습니다. 이럴 경우 이러한 내용이 기업들에게 매우 큰 도움이 될 것 같네요. 감사합니다.
고견 감사드립니다. 제 짧은 지식이 미약하나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 이 규정이 기본적으로 “공정”에 바탕을 둔 것이라 그 취지가 좋아서 KINPA에서 법개정을 추진해 보는 것도 괜찮을 것 같네요.