덮죽 사건으로 본 선사용상표의 보호방안

얼마전 덮죽 사건이 사회적으로 큰 파장을 일으켰다. 방송을 통해 ‘덮죽’을 만든 포항 식당의 대표가 관련 상표를 출원하기 전에 제3자(상표 도용자)가 먼저 ‘덮죽’ 상표를 출원하고 이를 사용한 것이다. 이처럼 자영업자나 소상공인이 상표를 출원하지 않고 해당 상표를 사용하다가 제3자가 해당 상표권을 선점해 분쟁에 휘말리는 경우가 빈번하게 발생한다. 이 경우, 상표 선사용자가 취할 수 있는 조치를 공격적인 수단과 방어적인 수단으로 나누어 아래의 순서도를 통해 설명한다. 

위 순서도에 나타낸 바와 같이, 먼저 상표 선사용자가 해당 상표에 대한 권리를 확보하기 위한 공격적인 수단은 다음과 같다. 공격적인 수단은 방어적인 수단에 앞서 실시하는 것이 바람직하다. 즉, 상표 출원 또는 상표 인수를 우선적으로 해 놓아야 또다른 상표 도용자가 나타나더라도 방어가 가능하다. 또한, 상표권 확보 시기를 최대한 앞당겨서 사업적으로 불미스러운 일이 더이상 발생하지 않도록 하기 위해 필요하다.

NO 공격적인 수단 내용
1 상표 인수  · 도용된 상표를 양수하여 해당 상표권을 확보
 · 상표 출원일을 그대로 인정받은 상태로 자신의 상표로 등록 → 유사 상표의 후출원시 등록 가능성 ↑
 · 덮죽, 펭수 사건처럼 상표 선사용자에게 유리한 여론 형성시 출원인/상표권자 변경이 용이, 이러한 경우가 아니면 무단 출원한 제3자의 협조 필요
2 상표 출원  · 상표 출원시 상표 도용자의 출원에 비해 후출원이나 상표 도용자의 출원이 거절되면 선출원의 지위가 없어져 상표 선사용자의 출원은 등록 可
 · 상표 선사용자의 출원이 늦어지면 또다른 상표 도용자가 또다른 상표출원을 할 수 있어서 해당 상표의 권리확보시기가 늦어짐

한편, 방어적인 수단으로서 상표 도용자의 상표출원등록을 저지하거나 상표등록을 무효화할 필요가 있다. 이를 위해서는 도용된 상표가 어떤 상태에 있는지 파악이 필요하다. 이를 다양한 경우로 나누어 설명하면 아래와 같다.

1. 도용된 상표가 특정인의 출처 표시로 인정되는 경우

상표법에서는 선출원주의를 따르므로 선출원한 자가 우선적으로 상표 등록을 받을 수 있으나 선출원된 상표라도 그 상표가 선출원자가 아닌 특정인의 출처 표시로 인식된 상표라면 아래의 상표법 규정에 의해 등록을 받을 수 없다. 이러한 경우를 아래의 표에 나타낸다.

순서도# 상표법 조항 조문 내용
제34조 제1항 제9호 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표를 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 출원한 경우
제34조 제1항 제11호 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표
제34조 제1항 제12호 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
제34조 제1항 제13호 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

심결이나 판결에서는 특정인의 출처 표시로의 인식이 반드시 전국적일 필요는 없다고 해서 입증 정도를 완화시키는 경향을 나타낸다. 한편, 상표 선사용자가 사용중인 상표나 상호 등을 미처 등록받지 못하더라도 그 상표나 상호가 상표 선사용자의 상품 또는 영업에 관한 출처 표시로 소비자들에게 인식될 정도로 널리 알려져 있다면 부정경쟁방지법에 의해 법원에 사용금지를 청구할 수 있다. 또한, 법원에 손해배상청구도 가능하며, 특허청의 행정 조치를 통해 상표 도용자의 무단 사용에 대한 조치가 가능하다.

2. 도용된 상표의 출원인과 업무 관계가 있는 경우

이 규정은 2014년에 신설된 규정으로서 상표 선사용자와 동업관계, 고용관계 또는 거래관계 등에 있는 자가 해당 상표를 선출원한 경우 해당 상표 출원의 등록을 금지하고 있습니다. 이 조항은 상표의 주지성이나 특정인의 출처 표시의 입증과는 무관하게 신의칙에 반하는 상표 출원의 등록을 방지하기 위해 마련되었다. 이러한 사례들은 동업 관계 청산시 해당 상표권의 귀속이 동업계약서 또는 청산계약서 등에 명확하지 않아 진정한 권리자의 입증이 필요한 경우에도 적용된다. 관련 사례들에서 법원은  상표 창작 과정 및 동업계약 결렬 전후 상황 등을 고려하여 본 조항의 적용 여부를 고려한다.

순서도# 상표법 조항 조문 내용
제34조 제1항 제20호 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표

3. 도용된 상표의 선사용 입증 여부

등록상표를 정당한 권원이 없는 자가 등록상표의 권리범위 내에서 사용시 상표권 침해가 성립된다. 그러나 상표법에는 아래처럼 선사용에 따라 상표를 계속 사용할 권리를 부여한다. 따라서 상표권자의 출원일 전에 해당 상표를 사용하였는지 여부를 꼼꼼하게 체크할 필요가 있다.

순서도# 상표법 조항 조문 내용

제99조 제1항 제1호
 ·
제99조 제2항

자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서, 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있는 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가짐

위의 경우에 해당한다면 상표 출원 또는 상표 등록 여부에 따라 아래와 같은 조치가 가능하다. 

NO 법적상태 방어 조치 유형 담당부서 실시요건
1 출원중 정보제공 특허청 상표등록여부 결정 전까지
2 이의신청 특허청 출원공고일로부터 2개월내
3 등록유지 무효심판 특허심판원  · 등록일로부터 5년내 – 상표법 제34조 제1항 제9호, 상표법 제34조 제1항 제11호 적용시
 · 언제든지 – 상표법 제34조 제1항 제12호, 제34조 제1항 제13호, 제34조 제1항 제20호 적용시

다시 덮죽 사건으로 되돌아가면, 방송을 통해 덮죽 메뉴를 알린 포항 식당의 대표가 덮죽 관련 상표를 출원하기 전에 상표 도용자가 먼저 덮죽 상표를 출원했다. 따라서 포항 식당 대표는 선출원된 덮죽 상표에 대해 정보제공을 통해 해당 상표의 등록을 저지할 수 있다. 그러나 정보제공을 통해 선출원된 덮죽 상표가 반드시 거절된다는 보장은 없다. 이처럼 사안이 복잡해지지 않도록 사업 전에 사업과 관련된 상표는 선제적으로 출원해 등록받는 것이 바람직하다.

준호 원

원준호 변리사

유미특허법인의 상표, 디자인 및 저작권 담당 변리사로서, 상표/디자인/저작권 등록 관련 업무를 수행하고 있습니다. YOUME IP 블로그를 통해 상표, 디자인 및 저작권 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 사항은 아래의 이메일 계정을 통해 문의 주시기 바랍니다.

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