출판권 양도시 출판사 상표등록의 문제

2021년 12월 9일2023년 1월 9일 YOUME

구 상표법 제7조제1항제18호(현 제34조제1항제20호)는 동업 등 계약 관계나 업무상 거래 관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 상표는 등록 불가한 것으로 규정하고 있다. 신의성실의 원칙을 위반한 출원상표까지 등록시켜 보호하는 것은 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모해 산업발전에 이바지하고자 하는 상표법의 목적에 반하기 때문이다. 본 조항과 관련되어 최근 대법원에서는 의미있는 판결을 내놓았는 바 이를 아래에서 설명한다.

1. 사건 이력

이하에서는 원고와 피고의 출판사업 관련 분쟁 내역을 요약해 시간 경과순으로 나열한다. 한편, 양도 계약 체결 직후의 아래의 원고측은 원고의 아버지로서 실제 소송과는 무관하나 이를 포괄하여 이하에서 「원고측」으로 표시한다.

NO	연월	사건이력	피고측	원고측
1	2012년 11월	양도계약체결	· 「청문각출판사」라는 상호로 선사용상표 「」을 교재출판업 등에 관한 출처 표시로 사용 · 원고와 「도서·출판권 등의 사업양도계약」 체결 – 채무 변제를 위하여 청문각출판사의 재고 도서와 그 출판권 등을 양도 – 양도 대금을 원고의 대여금 채권과 상계 · 「청문각출판사」를 양도 계약 체결과 함께 폐업	· 피고와 「도서·출판권 등의 사업양도계약」 체결 – 피고와 거래중인 모든 거래처를 인수 – 청문각출판사 관련 모든 채무는 인수 대상에서 제외 (빚은 떠안지 않음) · 「청문각」 상호로 사업자등록
2	계약 체결 후	원고사업실시	–	· 「청문각출판사」 상호로 기존 청문각출판사에서 출판하던 도서들을 출판·판매 · 운영하던 교문사에 기존 청문각출판사에서 근무하던 직원 11명들 중 6명을 채용해 청문각출판사의 업무를 담당시킴
3	2013년 1월	원고출판권 계약	–	「청문각출판사」 대표 명의로 청문각출판사가 보유했던 출판권에 대해 출판권자들과 새롭게 출판권 설정 계약을 체결
4	2013년 2월	피고직원채용공고	인터넷에 「도서출판 청문각」의 명칭을 사용해 직원채용공고 게시
4	2015년-현재	원고사업실시	–	· 아들이 아버지로부터 「청문각」 사업장의 모든 권리와 자산 및 부채를 포괄적으로 양수 · 아들이 「청문각출판」 상호로 사업자등록 후 「청문각출판」 상호로 종전에 청문각출판사에서 출판하던 도서들을 출판·판매
5	2015.02.13	피고상표출원	「」 출원 (제2015-0007302호)	–
6	2015.12.21	피고상표등록	「」 등록 (제41-0342079호)	–
7	2017.05.25	피고심판청구	등록상표 제41-0342079호에 기해 원고에 적극적 권리범위 확인심판 청구	–
8	2017.07.25	원고심판청구	–	구 상표법 제7조제1항제18호에 기해 등록상표 제41-0342079호를 무효심판 청구

2. 특허심판원과 특허법원의 판단

원고의 피고의 등록상표에 대한 무효심판청구에 대해 특허심판원과 특허법원은 아래와 같이 판시하였다.

NO	기관	심결·판결 결과	심판·판결 내용
1	특허심판원	기각	· 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호의 무효사유에 해당되지 않음 · 양도계약 당시는 등록상표가 출원되기 전으로서, 양도계약에 등록상표에 대한 이전 약정이 포함되었다고 볼 수 없음 · 따라서 피고가 정당한 권원없이 원고가 사용하거나 사용 준비중인 상표임을 알면서 등록상표를 출원한 것이라고 보기 어려움
2	특허법원	기각	· 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호의 무효사유에 해당되지 않음 · 양도계약이 영업양도계약에 해당한다고 보기 어려움 (아래는 이유) – 피고가 양도계약시 청문각출판사와 관련된 모든 채무는 인수하지 않기로 약정 – 피고의 직원을 그대로 승계하지 않고 그 중 일부를 신규채용방식으로 채용할 수 있는 것으로 약정

3. 대법원의 판단

그러나 대법원은 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 위배되어 무효라고 하면서 원심을 파기하였다. 즉, 원고가 「청문각」 표장의 사용 주체인데 피고가 이를 기만하였다는 점을 그 이유로 들었다. 이를 구체적으로 설명하면 아래와 같다.

NO	대법원 판결 요지	판결 이유
1	원고가 「청문각」 표장의 사용 주체임	· 양도계약이 피고의 재고도서와 출판권 및 기존 출판 영업을 계속 유지하도록 주요 직원과 거래처를 원고에게 이전하는 것을 내용으로 함 · 양도계약에 의해 「청문각」이라는 표장의 사용 권원을 원고에게 귀속 합의 · 원고가 「청문각」 또는 「청문각출판」 상호로 사업자 등록하고 청문각 출판사에서 출판하던 도서들을 출판·판매하는 등 서비스업 표지로서의 「청문각」 또는 「청문각출판」 사용 의사를 대외적으로 표시 ‘ 원고가 「청문각」 표장 사용을 통제 및 관리 · 위 사실들을 고려시 양도계약 이후 「청문각」 표장을 상표로서 사용한 주체는 원고임
2	피고의 「신의성실의 원칙」 위배	· 피고가 양도계약 등을 통해 「청문각」 표장의 사용 권원을 원고에게 이전해서 원고가 「청문각」 표장을 사용함을 인지 · 위 사실을 인지했음에도 불구하고 상표출원 후 등록받은 것은 신의성실의 원칙에 위배