2022년 7월차 특허 판례 요약
판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 특허 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.
1. 「제조방법이 기재된 물건발명」의 권리범위에 속하는지 여부의 판단 방법 – 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결 【권리범위확인(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 | 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하, 「제조방법이 기재된 물건발명」)의 권리범위를 어떻게 판단해야 하는지 여부 |
| 2 | 대법원 판단 | 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상발명과 대비해야 한다고 설시하였다. 이 사건 특허발명의 심사경과, 명세서의 기재 등에 비추어, 이 사건 제1항 발명은 「유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하여 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제」로 해석해야 된다. 직접타정법으로 제조한 정제와 습식법으로 제조한 정제는 그 구조와 성질이 다르므로, 확인대상발명은 문언적으로든 균등관계로든 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판시한 원심판결을 지지하였다. |
| 3 | 시사점 | 제조방법이 기재된 물건발명은 발명의 유형 중 「물건의 발명」에 해당되며 원칙적으로 그 권리범위를 판단하기 위한 기술적 구성이 제조방법 자체로 한정되는 것이 아니지만, 경우에 따라 특허심사경과, 특허명세서의 기재, 추가실험자료 등을 고려하여 그 권리범위가 특정 제조방법으로 인한 특정 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 제한적으로 해석될 수 있음을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. |
2. 확정된 각하심결에 일사부재리 원칙 적용여부(특허법 제163조 단서의 해석) – 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결 【등록무효(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 | 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다.
특허무효심판이 여러 차례 청구된 사례로서, i) 선행의 확정된 기각심결이 있은 후, ii) 선행의 확정된 기각심결에서 제출된 증거와 동일증거(기존 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것 포함, 이하 동일)인지 여부에 관하여 실체적으로 판단하여 각하심결을 한 선행의 확정된 각하심결이 있는 경우, 본 사건에서 제출된 증거가 선행의 각하심결에서 제출된 증거와 동일증거로 인정될 때 일사부재리 원칙을 적용하여야 하는지가 쟁점이 되었다. |
| 2 | 대법원 판단 | ① 종래 일사부재리의 효력에 관해 견해대립이 있었던 사항에 대하여, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 한 점, ② 특허법 제163조의 ‘동일 증거(기존 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것 포함)’인지 여부를 판단하기 위해 실체적인 심리가 이루어지기도 하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다는 점, ③ 심판청구의 남용을 막고, 모순ㆍ저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점 에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다는 점을 근거로, 선행의 확정된 각하심결은 특허법 제163조 단서의 규정에 따라 일사부재리의 효력이 없다고 판단하였다. |
| 3 | 시사점 | 특허법 제163조 단서에 명시적으로 규정된 바에 따라, 선행의 확정된 각하심결은 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다는 점에서 의의가 있다. |
3. 파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단 – 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 【등록무효(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 | 특허청구범위에 새로운 파라미터를 하나의 구성요소를 기재한 경우, 해당 구성요소의 신규성 및 진보성 인정여부 |
| 2 | 대법원 판단 | 대법원은, i) 특허청구범위에 기재된 파라미터가 선행발명에 기재된 사항으로부터 환산되고 환산한 결과가 서로 동일하거나, 또는 특허발명의 명세서에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일함이 증명되지 아니하면 신규성이 부정되지 아니하고, ii) 특허청구범위에 기재된 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우, 또는 특허청구범위에 기재된 파라미터 자체의 기술적 의의를 인정할 수 없으나 특허청구범위에서 파라미터를 수치로 한정하고 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면 진보성이 부정되지 아니한다고 설시하면서, 이 사건 특허의 구성요소 2에서 「평균 막 두께」와 「단부와 최외부 사이의 거리」라는 개념을 도입하여 「단부와 최외부 사이의 거리」를 「평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하인 배율 관계」로 한정하였는데, |
| 3 | 시사점 | 파라미터 발명의 신규성, 진보성 판단 기준을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. |
4. 특허취소신청 사건의 심리범위(특허법 제132조의2 제2항) – 특허법원 2020. 12. 4. 선고 2019허8118 판결 【취소결정(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 | 특허법 제132조의2 제2항은 「특허공보에 게재된 제87조 제3항 제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다」라고 규정하고 있다. 특허공보에 게재되고 심사과정에서 거절이유로 통지된 선행기술과 다른 선행기술의 결합에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 특허취소신청을 하는 경우, 특허취소신청의 제한사유에 해당하는지 여부 |
| 2 | 특허법원 판단 | 특허공보에 게재되고 심사과정에서 거절이유로 통지된 선행기술에 더하여 다른 선행기술의 결합에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 한 특허취소신청은 그 제한사유에 해당하지 아니하므로, 해당 특허취소신청을 인용한 결정은 특허취소신청에 관한 심리범위를 벗어난 것이라고 볼 수 없다고 판단하였다. |
| 3 | 시사점 | 특허공보에 게재되고 심사과정에서 인용된 선행기술에 더해 다른 선행기술을 조합하여 진보성 부정을 이유로 한 특허취소신청이 가능함을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. |
참고자료: 2022년 6월차 특허 판례 요약
유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및 판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.
