2022년 8월차 특허 판례 요약
판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 특허 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.
1. 공지 또는 공연히 실시되었는지 여부 – 대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결 【등록무효(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 쟁점 | 「테스터기가 가변되는 칩 검사장치」를 납품하는 계약의 이행과정에서 특허출원 전 공지 또는 공연히 실시되어 신규성이 부정되어 특허가 무효로 되어야 하는지 여부가 쟁점이 됨
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| 2 | 대법원 판단 | · 대법원은, ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다고 설시 · 공급자가 납품 의뢰인에게 2016. 1. 29.경 최초 납품한 제품은 시제품의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 2017. 6.경 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있으며, 공급자와 납품 의뢰인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고, 나아가 이 사건 시운전 당시 납품 의뢰인에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보이므로, 시제품은 이 사건 특허 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다고 판단 |
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| 3 | 시사점 | 발명을 완성한 후 발명을 실시하기 이전에 특허출원을 하는 것이 바람직하며, 부득이 특허출원 전에 발명을 실시하는 경우라도 비밀유지약정 등을 통해, 공지 또는 공연실시로 인하여 신규성이 부정되지 않도록 유의하여야 함을 시사하였다는 점에서 의의가 있음 | |||||||||||||||||||||||||
2. 선행문헌의 일부 기재만을 기초로 발명의 진보성을 부정할 수 있는지 여부 – 대법원 2022. 1. 13. 선고 2019후12094 판결 【거절결정(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 | 선행문헌에서 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만을 기초로 발명의 진보성을 부정할 수 있는지가 쟁점이 됨 |
| 2 | 대법원 판단 | 대법원은, 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 아니되고, 제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비, 판단하여야 한다고 설시하면서, 1) 선행발명에 용융 염욕의 바람직한 점도가 ‘100 포이즈 이하’라고 기재하여 그 하한을 명시하고 있지 않다고 하더라도, 선행발명은 용융 염욕에 침지시킨 강대 표면에 응고 피막을 형성시킬 수 있을 정도의 부착성이 있는 점도 범위를 전제로 하는 발명이므로, 통상의 기술자는 선행발명의 전체적인 기재를 통해 응고 피막을 형성시킬 수 있는 최소한의 점도가 선행발명의 점도 범위의 하한이 되리라는 점을 합리적으로 인식할 수 있고, 이 사건 출원발명의 ‘0.003포이즈~3포이즈’ 범위에서는 응고 피막이 형성될 수 없는 바, 선행발명의 점도를 ‘0.003포이즈~3포이즈’ 범위까지 낮추는 방식으로 변형하는 것은 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이어서 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다고 판단하고, 2) 또한, 선행발명은 “Li2O는 응고 피막의 열 팽창 계수를 높이지 않고 욕의 용융 온도를 낮게 할 목적으로 6.0%까지 첨가할 수 있다. 6.0%를 초과하는 Li2O의 첨가는 응고 피막과 강대 표면의 밀착성이 지나치게 양호하여, 응고 피막의 박리성이 나빠지기 때문에 피해야 하는 것이다”라고 6.0%w를 초과하는 Li2O의 첨가에 관하여 부정적 교시를 하고 있으므로, 이 사건 출원발명을 이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 고찰하지 않고서는 통상의 기술자가 이와 같은 부정적 교시를 무시하고 선행발명의 Li2O의 조성비율을 이 사건 출원발의 범위인 10%w≤Li2O≤45%w로 변경하기는 어렵다고 판단하여, 이 사건 출원발명이 해당 선행발명에 의해 진보성을 부정되지 아니한다고 판단 |
| 3 | 시사점 | 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어, 선행문헌 전체에 의하여 합리적으로 인식할 수 있는 기술적 사상을 파악한 후, 그것을 기초로 심사, 심리의 대상이 되는 발명을 쉽게 도출할 수 있는지 판단해야 하며, 사후적 고찰을 통하여 만연히 발명의 진보성을 부정하여서는 아니됨을 확인하였다는 점에서 의의가 있음 |
3. 물건인 확인대상발명의 부연 설명으로 기재한 제조방법으로 확인대상발명을 한정해야 하는지 여부 – 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 【권리범위확인(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 | 이 사건 제1항 특허발명은 ‘3차원 입체형상 직물’이라는 물건 자체에 관한 것인데, 특허권자가 적극적 권리범위확인 심판을 청구하면서 확인대상발명을 특정함에 있어 확인대상발명의 3차원 입체형상 직물을 제직하는 방법을 설명하는 내용도 부가적으로 기재한 경우, 해당 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상발명이 되는지 여부가 쟁점이 됨 |
| 2 | 대법원 판단 | 대법원은, 이 사건 제1항 특허발명은 ‘3차원 입체형상 직물’이라는 물건에 관한 것이어서, 어떠한 제조방법으로 제조되었는지는 이 사건 제1항 특허발명의 특허권이 미치는지 여부에 영향을 미치지 아니하므로, 확인대상발명의 설명서 중 부가적으로 기재한 제조방법을 고려할 필요없이 ‘3차원 입체형상 직물’이라는 물건에 관한 구성을 대비하여 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다고 판시 |
| 3 | 시사점 | 물건발명의 권리범위는 그 물건 자체의 구성이고, 이에 따라 확인대상발명에서도 제조방법을 고려하지 않고 물건의 구성을 대비하여 권리범위의 속부를 판단하여야 함을 확인하였다는 점에서 의의가 있음 |
4. 결정형 발명의 진보성 인정 여부 – 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결 【거절결정(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 | 결정형 발명이 선행발명에 비해 우수한 효과가 있는 경우 진보성이 인정되는지, 발명의 명세서의 기재로부터 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 출원일 이후 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 구체적으로 주장, 증명하는 것이 허용되는지 여부가 쟁점이 됨 |
| 2 | 대법원 판단 | 대법원은, 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않으며, 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장⋅증명하는 것이 허용된다고 설시하면서, 이 사건 제1항 발명은 선행발명의 화합물인 타일로신과 화학 구조는 동일하지만 5.0, 9.0 및 10.5° 2θ의 피크를 포함하는 분말 X선 회절 스펙트럼 값으로 특정된 구성을 갖는 타일로신 제Ⅰ형 결정형에 관한 발명이라는 점에서 선행발명의 구성과 차이가 있고, 이 사건 출원발명의 명세서와 출원일 이후 제출된 실험자료에 의하면, 타일로신의 결정 형태(용매화물 제외)로 제Ⅰ 내지 Ⅳ형이 도출되었고, 그중 이 사건 제1항 발명인 제Ⅰ형 결정형은 타일로신의 무정형 또는 제Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ형 결정형에 비하여 열역학적으로 안정하고 제Ⅱ, Ⅲ형 결정형보다 흡습성이 낮은 효과, 즉, 선행발명으로부터 예측할 수 없는 효과를 달성한다고 판단하여, 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단 |
| 3 | 시사점 | 결정형 발명은, 선행발명과 그 화학 구조가 동일하더라도 선행발명이 기재하고 있지 않은 특정 결정형으로서 구성상의 차이가 있고, 선행발명이 예측할 수 없는 효과를 달성하는 경우에 그 진보성이 부정되지 아니하고, 발명의 명세서로부터 인식 내지 추론할 수 있는 효과를 출원일 후 추가실험자료를 통해 주장, 증명하는 것이 허용됨을 확인하였다는 점에서 의의가 있음 |
참고자료: 2022년 7월차 특허 판례 요약
유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및 판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.
