2023년 3월차 상표 판례 요약

국내에 유통될 것을 전제로 외국에서 선사용상표를 표시한 사용상품을 수출하여 수입업자를 통해 국내에서 사용상품을 유통되게 하였는데, 수입업자가 선사용상표와 동일, 유사한 상표를 국내에 상표출원한 경우 신의칙에 반하여 출원한 상표(상표법 제34조 제1항 제20호)에 해당하여 무효로 되어야 하는지 여부가 쟁점이 되었다.

대법원은,
상표법 제34조 제1항 제20호는 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있으며(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결),
선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 ‘타인이 사용한 상표’에 해당한다고 설시하면서,
이 사건 등록상표의 출원 전 피고(외국회사)의 선사용상표 “   ”가 포장지에 표기된 상품을 수입하여 국내에서 판매하여 오는 등 피고와 업무상 거래 관계에 있었던 원고(한국회사)가 출원한 이 사건 등록상표 “”는, 업무상 거래관계 등을 통해 선사용상표가 피고에 의하여 국내에서 사용되는 상표임을 알면서도 신의성실의 원칙을 위반하여 그와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 출원하여 등록받은 것이어서, 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다고 판시하였다.

신의칙에 반하여 출원한 상표(상표법 제34조 제1항 제20호)는 신의성실의 원칙에 위반하여 출원한 상표의 등록을 불허한다는 취지의 규정임을 재확인하고, 신의칙에 반하여 출원한 상표(상표법 제34조 제1항 제20호)에 해당하기 위해서는, 선사용상표가 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 수입업자를 통해 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 한 경우, 해당 수입업자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 ‘타인이 사용한 상표’에 해당하여, 해당 수입업자가 출원한 선사용상표와 동일, 유사한 상표는 등록이 무효로 되어야 함을 확인하였다는 점에서 의의가 있다.

상품류 구분 제3류 방향제 등을 지정상품으로 한 “”(이하 ‘이 사건 등록상표‘)가 상품류 구분 제3류 향수 등을 지정상품으로 한 “”(이하 ‘선등록상표’)와 유사한지 여부가 쟁점이 되었다.

특허법원은,
문자와 문자 또는 문자와 도형 등이 결합된 상표는 상표를 구성하는 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이고, 경우에 따라서는 상표의 구성 중 ‘독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분(요부)’에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등을 종합하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결, 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 등 참조), 여기에서 상표의 일부 구성부분이 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당하는지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조)고 설시하면서,
i) 이 사건 등록상표는 ”coco“와 ”d’or“를 동일한 서체로 띄어쓰기 없이 횡서한 것으로, 시각적으로 ”coco“ 부분과 ”d’or“ 부분이 분리되지 않고, ii) “d’or”는 프랑스어로 ‘~의’를 뜻하는 ”de“와 ‘황금’을 뜻하는 ”or“의 조합으로 전체적으로 ‘황금의’라는 의미를 갖는데, 우리나라의 프랑스어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자들이 그 의미를 쉽게 인식하기 어려우므로 일반 수요자들로서는 동일한 서체로 띄어쓰기 없이 표시된 “cocod’or”를 굳이 “coco” 부분과 ”d’or“ 부분으로 분리하기보다는 “cocod’or”의 일체로 인식하는 것이 자연스럽고, iii) 이 사건 등록상표의 호칭은 ‘코코도르’의 4음절에 불과하고, 그 중에서 ‘코코’의 2음절 문자 부분이 ‘도르’라는 2음절 문자 부분에 비하여 높은 비중을 차지한다고 보기 어려우므로, 일반 수요자들로서는 이를 ‘코코도르’로 호칭하는 것이 자연스럽고, iv) 피고의 광고 및 제품에는 선등록상표와 함께 피고의 상호인 “C”가 함께 표시되었으므로, “C” 표시 없이 “coco”만으로 구성된 선등록상표가 독자적으로 수요자들에게 널리 인식되어 있다고 단정할 수 없어 이 사건 등록상표 중 “coco” 부분이 “d’or” 부분에 비하여 강한 식별력을 갖는다고 보기도 어렵고,
v) “d’or”라는 단어가 제품명에 사용된 방향제 제품의 개수는 3개에 불과하여 방향제 제품류에서 ‘금색’의 색채를 의미하는 단어로 일반적으로 사용된다고 보기 어렵고, 방향제, 아로마오일, 디퓨저 등의 원액이 일반적으로 노란색을 띈다고 단정할 수 없는 바, “d’or” 부분이 이 사건 등록상품의 지정상품 중 일부인 방향제, 아로마, 디퓨저 등에 사용되는 경우 일반 수요자들에게 그 속성(색상), 원재료 등을 표시하는 것으로 직감된다고 보기 어려우므로 “d’or” 부분의 식별력이 미약하다고 볼 수 없다고 판단하여,
이 사건 등록상표와 선등록상표는 문자열의 구성 및 서체가 달라 외관이 상이하고, 이 사건 등록상표는 ‘코코도르’로, 선등록상표는 ‘코코’로 각 호칭되어 호칭이 상이하며, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 별다른 관념을 형성하지 아니하여 관념을 대비할 수 없으므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 비유사하여, 이 사건 등록상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호 및 제13호에 해당하지 않는다고 판시하였다.

상표의 유사 여부는 전체관찰로 판단하는 것이 원칙이고, 요부관찰을 하기 위해서는 해당 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 해당 부분이 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당하여야 함을 재확인하였다는 점에서 의의가 있다.