2023년 4월차 특허 판례 요약
판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 특허 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.
1. 균등침해의 구성변경의 용이성 판단시 특허출원 이후의 공지 자료 참작여부에 관하여 – 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결 【권리범위확인(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 | ||||||||||||
| 1 | 쟁점 | 다음과 같은 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명의 균등침해에 해당하는지에 관하여, 균등침해의 요건 중 하나인 구성변경이 용이성을 판단함에 있어, 이 사건 특허발명의 특허출원 이후 침해시까지의 공지 자료를 참작하여 판단할 수 있는 것인지 여부가 쟁점이 되었다.
또한, 출원과정 중 아래와 같이 청구항 제1항에서 ‘프로드러그 에스테르’를 삭제한 것이 의식적 제외에 해당하는지 여부가 쟁점이 되었다.
|
||||||||||||
| 2 | 대법원 판단 | 대법원은, 1) 균등침해를 인정하는 것은 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방치하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이며, 위와 같은 균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하고, 권리범위 확인심판은 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위하여 심결시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진 절차이므로(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결 등 참조), 이러한 제도의 취지를 고려하면 권리범위 확인심판에서는 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결시를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당하다고 설시하면서, ‘다파글리플로진’이 이 사건 제1항 특허발명에 포함된다는 사실은 이 사건 심결시에 잘 알려져 있었고, 기본 활성 화합물의 하이드록시기를 대상으로 택하여 화학적 변형을 통해 에스테르 형태의 프로드러그(투여 후에 생체 내에서 목적으로 하는 화합물로 변화되는 약물)를 만드는 것은 잘 알려진 프로드러그 설계 방식이고, 확인대상발명에서 포메이트 에스테르 구조가 도입된 위치인 글루코오스의 6번 탄소 원자에 결합된 하이드록시기(1차 알코올)는 2 내지 4번 탄소 원자에 결합된 하이드록시기(2차 알코올)보다 입체장애가 적어 프로모이어티(promoiety) 결합을 통한 화학적 변형이 쉽게 이루어지고 에스테라아제 효소의 작용을 받아 가수분해됨으로써 다시 기본 활성 화합물인 다파글리플로진으로 전환되기에도 좋은 위치여서 통상의 기술자가 이 위치를 에스테르화 위치로 선정하여 프로드러그화 하는 것을 쉽게 생각할 수 있을 것으로 보이며, 또한, 기본 활성 화합물의 변형가능한 작용기가 하이드록시기인 경우 카복실산을 프로모이어티로 사용하는 것 역시 잘 알려진 프로드러그 설계 방식인데, 확인대상발명에서 프로모이어티로 사용한 포름산은 카복실산 중에서도 가장 간단한 화학구조를 가지고 체내 안정성도 어느 정도 증명되었으므로 통상의 기술자가 하이드록시기를 작용기로 가진 기본 활성 화합물인 다파글리플로진을 프로드러그로 개발함에 있어 프로모이어티로 포름산을 선택하는 것에도 어려움이 없을 것으로 보이므로, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진을 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 공지기술로부터 쉽게 생각해낼 수 있는 정도로 볼 수 있다고 판단하고, 2) 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 등 참조)고 설시하면서, 이 사건 특허발명의 출원과정에서 출원인인 원고가 이 사건 제1항 발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 ‘프로드러그 에스테르’를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도, 이는 ‘기능적 표현’으로 판단되어 불명확하다는 거절이유가 통지된 것으로 해석하여 위와 같은 ‘기능적 표현’을 청구항에서 삭제하고, 이를 통해 해당 거절이유를 간단히 해소하겠다는 의사로 보일 뿐 그에 개념적으로 포함될 수 있는 구체적인 화학구조를 갖는 특정 화합물들이 권리범위에서 모두 제외됨을 감수하고 특허를 받겠다는 의사로 보이지 않으므로, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵다고 판단하여, 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 균등하여 그 권리범위에 속한다고 판시하였다. |
||||||||||||
| 3 | 시사점 | 균등침해의 요건 중 하나인 구성변경이 용이성을 판단함에 있어 특허발명의 출원 이후 침해시까지 사이에 공지된 자료를 참작할 수 있다고 하여 침해시설을 지지하는 입장을 표명하였다는 점, 의식적 제외 판단시에 출원과정에서 드러난 여러 사정을 종합하여 판단하여야 함을 재확인하였다는 점에서 의의가 있다. | ||||||||||||
2. 표준규격 필수특허의 직무발명보상금 산정에 관하여 – 특허법원 2023. 3. 15. 선고 2019나2084 판결(확정) 【직무발명보상금】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 | 피고 회사가 그 직원인 원고가 발명한 직무발명을 승계하여 특허출원, 등록하였고, 표준규격 필수특허로 채택 받았으며, 이 사건 직무발명 특허를 포함하여 제3자와 크로스 라이센스 및 균형 보상금을 약정하는 계약을 체결하고 균형 보상금을 수령하였고, 표준규격 특허풀 가입하여 일정 비율의 실시료를 분배 받은 경우, 이 사건 직무발명의 발명자인 원고에게 분배하여야 할 직무발명보상금 산정이 쟁점이 되었다. |
| 2 | 특허법원 판단 | 특허법원은, 직무발명 보상액을 산정할 때 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ② 사용자 공헌도(= 1 – 종업원 공헌도), ③ 공동발명자 기여율이고, ‘사용자가 얻을 이익’은 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한되는데, 위 사용자 이익에 관하여는 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리 승계 시 장래의 이익을 예상하여 보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적 및 실시 여부 등 권리 승계 후 보상금 청구 시까지 발생한 구체적인 사정을 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익의 산정에 참작할 수 있고, 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익으로 봄이 타당하며. 직무발명이 실시계약의 목적이 되는 다수의 특허발명 중 일부에 해당하거나, 실시계약의 협상 당시에 대표적인 특허로 제시되었다거나 그렇지 않더라도 그 실시에 따른 이익에 있어서 특별한 가중치를 둘 만한 사정이 있는 경우에는 위 이익에서 직무발명이 차지하는 비중을 참작해야 할 것이므로 이를 ‘직무발명의 기여도’로 반영하고, 발명자들의 공헌도는 해당 발명을 완성하는 데 발명자가 창조적으로 기여한 정도를 의미하므로, 이를 산정할 때에는 사용자의 공헌요소와 종업원의 공헌요소를 모두 종합하여 판단해야 하며, 또한, 복수의 발명자가 공동으로 발명한 경우 발명자들 사이에 기여한 정도까지도 참작하여야 하며, 직무발명 보상금의 산정 식은 다음과 같다고 설시하면서,  ① i) 특허풀로부터 받은 실시료, ii) 크로스 라이선스 계약으로 받은 균형 보상금, iii) 크로스 라이선스 계약으로 면제받은 실시료 상당의 이익을 피고 회사가 받은 이익으로 판단하고, ② 각 이익에 대하여, 피고 회사로부터 확보된 자료를 기초로 직무발명 기여도를 산정하고, ③ 피고 회사의 많은 수의 관련 분야 특허 보유, 상당한 규모의 연구 개발비 투입, 표준규격 필수특허 지정 노력, 사업규모, 시장 점유율, 자본력과 기술력, 글로벌 업체 사이에서의 영향력과 지위 등으로 인하여 이익이 크게 발생한 점 등을 고려하여, 원고(발명자)의 공헌도를 3%로 산정하고, ④ 공동발명에 대한 원고의 기여도를 84%로 산정하여, 정당한 직무발명 보상금을 1,856,996달러(= 73,690,349달러 ⅹ 0.03 ⅹ 0.84)로 정한다고 판시하였다. |
| 3 | 시사점 | 직무발명의 승계 이후 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 최소한 그 실현된 이익만큼은 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익으로 보고, 실현된 여러 유형의 이익을 모두 고려하여 정당한 직무발명 보상금을 산정하였다는 점에서 의의가 있다. |
참고자료: 2023년 3월차 특허 판례 요약
유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및 판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.
