2023년 6월차 특허 판례 요약

아래와 같은 사실관계에서, 원고들(원고 A, 원고 B)은 이 사건 특허발명(발명의 명칭: 어류의 인공 동면 유도 방법 및 포장용기)이 원고들의 공동발명임에도 피고 명의로 출원되어 등록된 모인특허이므로 그 등록이 무효되어야 한다고 주장하여, i) 이 사건 특허발명이 공동발명인지, ii) 직무발명에 해당하는지, iii) 특허를 받을 수 있는 권리가 승계되었는지 여부가 쟁점이 되었다.

특허법원은,

1) 이 사건 특허발명이 공동발명에 해당하는지 여부에 관하여,
특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있고, 여기서, 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금ㆍ설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원ㆍ위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시ㆍ부가ㆍ보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언ㆍ지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조)고 설시하면서,
원고 A가 이 사건 특허발명과 관련된 기술적 과제를 원고 A가 이 사건 특허발명과 관련된 기술적 과제를 해결하기 위하여 구체적 착상을 새롭게 제시하고 착상한 내용을 구현하기 위한 구체적 수단과 방법을 마련한 것으로 보이며, 원고 B는 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 보기 어려움에도, 원고 A가 특허출원 대리인에게 원고 B의 인적사항을 전달하여 형식적으로 원고 B가 공동발명자로 기재된 것일 뿐이라고 보아, 이 사건 특허발명은 원고 A의 단독 발명이라고 판단하고,해결하기 위하여 구체적 착상을 새롭게 제시하고 착상한 내용을 구현하기 위한 구체적 수단과 방법을 마련한 것으로 보이며, 원고 B는 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 보기 어려움에도, 원고 A가 특허출원 대리인에게 원고 B의 인적사항을 전달하여 형식적으로 원고 B가 공동발명자로 기재된 것일 뿐이라고 보아,
이 사건 특허발명은 원고 A의 단독 발명이라고 판단하고,

2) 이 사건 특허발명이 직무발명에 해당하는지 여부에 관하여,
발명진흥법 제2조 제2호는 ‘종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ’종업원등‘이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명’을 직무발명으로 정의하고 있고, ‘발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것’이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조)고 설시하면서,
이 사건 특허발명의 기술적 특징 1, 2는 원고 A가 피고 회사의 연구소장으로 근무하면서 피고 회사에서 구체적인 실험 등을 통해 도출해 낸 것이므로, 이 사건 특허발명은 피고 회사의 연구소장인 원고 A가 그 직무와 관련하여 피고 회사가 설립(설립일: 2016. 11. 30.)된 후인 2017. 1. 10. 이후 내지 2017. 12. 27. 사이에 완성한 것으로 직무발명에 해당한다고 봄이 타당하다고 판단하고,

3) 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리가 피고 회사에게 승계되었는지 여부에 관하여,
특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다(대법원 2012. 12. 17. 선고 2011다67705 판결 참조)고 설시하면서,
원고 A가 피고 회사의 연구소장으로 근무하면서 어류의 인공동면 유도 기술 연구개발과 함께 특허 출원 업무를 담당하여 왔는데, 이 사건 선출원 발명과 이 사건 특허발명의 출원시 스스로 출원인을 피고 회사로 지정하여 특허출원 대리인으로 하여금 이 사건 특허발명을 출원하도록 하였고, 위와 같은 방식으로 이 사건 특허발명 이외에도 출원인을 피고 회사로 한 다수의 특허발명이 출원되었으므로, 원고 A와 피고 회사 사이에 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 원고 A가 피고 회사에게 승계하기로 하는 명시적 또는 묵시적인 의사의 합치가 있었다고 봄이 타당하고 판단하여,
이 사건 특허발명에는 모인출원이라는 등록무효사유가 없다고 판시하였다.