2023년 7월차 특허 판례 요약
판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 특허 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.
적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명(고안)과 실제 실시제품이 다른 경우의 법적 취급에 관하여 – 특허법원 2023. 5. 2. 선고 2021허5136 판결(확정) 【권리범위확인(실)】
| NO | 항목 | 내용 설명 | |||
| 1 | 쟁점 | 피고(특허권자, 심판청구인)가 적극적 권리범위확인심판을 청구하면서 특정한 확인대상발명과 원고(피심판청구인) 실시제품이 동일한 것인지 여부, 양자가 동일하지 않은 경우의 법적 취급이 쟁점이 되었다.
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| 2 | 특허법원 판단 | 특허법원은, 특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 하고, 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 하며(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조), 또한, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조)라고 설시하고, 권리범위확인심판청구의 대상이 되는 확인대상고안의 특정은 확인대상고안의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상고안의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 않으므로(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478 판결 등 참조), 확인대상발명이 어떠한 구성요소로 이루어진 것인지를 파악할 때는 확인대상발명의 설명서를 기준으로 하되, 설명서에 기재된 사항을 종합적으로 판단해야 한다고 설시하면서, 이 사건에서, 확인대상고안의 설명 부분은 ‘1. 확인대상고안의 목적, 2. 확인대상고안의 구성, 3. 확인대상고안의 효과’로 항목이 나뉘어 있고, 나아가 ‘2. 확인대상고안의 구성’ 항목 중 ‘(2) 확인대상고안의 작용’이 기재되어 있으므로, ‘(2) 확인대상고안의 작용’도 확인대상발명의 ‘설명서’의 일부를 이루고, ‘(2) 확인대상고안의 작용’에는 ‘수직로드의 일단부에 지지돌기를 구비하여’가 명시되어 있는데, 원고(피심판청구인) 실시제품의 수직로드에는 해당 기재와 달리 지지돌기가 형성되어 있지 않아 원고(피심판청구인) 실시제품과 피고(특허권자, 심판청구인)가 특정한 확인대상고안은 동일성이 인정되지 않는다고 판단하고, 원고(피심판청구인)가 확인대상고안을 실시하고 있다고 볼 수 없는 이상, 피고(특허권자, 심판청구인)의 이 사건 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다고 판시하였다. |
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| 3 | 시사점 | 적극적 권리범위확인심판에서, 확인대상발명(고안)의 특정은 확인대상발명(고안)의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하며, 첨부된 도면에 의해 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 않는다는 점, 확인대상발명을 상대방 실시제품과 다르게 특정하는 경우 확인의 이익이 없어 부적법 각하됨을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. 이러한 점을 고려하여, 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명(고안)을 특정함에 있어, 확인대상발명(고안)의 설명 부분의 작성에 신중을 기할 필요가 있다. |
참고자료: 2023년 6월차 특허 판례 요약
유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및 판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.
