상표박성인 변호사/변리사의 판례 해설

2023년 7월차 상표 판례 요약

판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 상표 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.

공동사업약정서가 상표의 사용에 해당하는 거래서류에 해당하는지, 등록상표와 동일성이 인정되지 않는 상표의 사용으로 불사용취소를 면할 수 있는지 여부 – 특허법원 2023. 5. 11. 선고 2022허5638 판결(확정) 【등록취소(상)】

NO 항목 내용 설명
1 쟁점 프랜차이즈 사업을 위한 제3자와의 공동사업약정서가 상표의 사용에 해당하는 거래서류에 해당하는 것인지, 아래 실사용상표들이 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 것인지, 그에 따라 이 사건 등록상표가 불사용 취소심판에 의해 취소되어야 하는지 여부가 쟁점이 되었다.

상표법
제2조(정의)
① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
   1. “상표”란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다.

   11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
       가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
       나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도ㆍ인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출ㆍ수입하는 행위
       다. 상품에 관한 광고ㆍ정가표(定價表)ㆍ거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

 [이 사건 등록상표] 


[실사용상표 1]


[실사용상표 2]


[실사용상표 3]

2 특허법원 판단

1) 공동사업약정서가 상표의 사용에 해당하는 거래서류에 해당하는 것인지에 관하여,
상표법 제2조 제1항 제11호 ㈐목의 ‘거래서류’는 거래에 제공되는 서류로서 생산의뢰서, 지출결의서, 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다(대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결, 대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 등 참조)고 설시하면서,
원고가 PC방 프랜차이즈 가맹 개설 및 관리 사업을 목적으로 하는 법인인 D와 체결한 “원고가 소유한 (제41류 등록번호: 4013931220000, 등록일자: 2018. 9. 3.) 상표등록권을 PC방 프랜차이즈 확산을 위해 D가 사용하도록 한다.”라고 기재되어 있는 공동사업약정서는 상표법 제2조 제1항 제11호 ㈐목의 ‘거래서류’라고 볼 수 없다고 판단하고,

2) 실사용상표들과 이 사건 등록상표의 동일성 여부에 관하여,
일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있는데, 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조)라고 설시하면서,
이 사건 등록상표는 영문자 ‘SHOW’, ‘TIME’ 및 ‘PC&CAFE’가 상하로 배치된 형태로 이루어져 있는데, ‘SHOW’ 부분을 구성하는 영문자 중 ‘H’는 검은색 사각형 내에 흰색으로 표기하여 디자인화하고, 영문자 ‘O’는 컴퓨터의 마우스가 연상되는 형상으로 도안화하였으며, 반원 형상의 도형이 위에서 문자 부분을 감싸고 있는데,
실사용상표 1은 영문자 ‘SHOW’, ‘TIME’ 및 ‘PC&CAFE’가 좌우로 배치되었으나, 도형 부분을 포함하고 있지 않고, 영문자를 디자인화하거나 도안화하지 않아, 실사용상표 1은 이 사건 등록상표와 도형 부분의 유무, 영문자 부분의 도안화 여부 등의 차이로 인하여 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일성을 유지하고 있는 상표라고 할 수 없다고 판단하고,
실사용상표 2는 한글 ‘쇼타임크루’와 영문자 ‘PC COOK’이 좌우로 배치된 형태로 이루어져 있어 이 사건 등록상표의 한글 표기에 해당하는 ‘쇼타임’이 표시되었다고 하더라도, 이 사건 등록상표와 실사용상표 2는 문자 구성의 차이, 도형 부분의 유무, 이 사건 등록상표에는 ‘PC&CAFE’ 문구로 되었으나 실사용상표 2에는 ‘PC COOK’이 기재된 점, 실사용상표 2에는 ‘크루’ 기재가 있는 점 등으로 인하여 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있어, 실사용상표 2는 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일성을 유지하고 있는 상표라고 할 수 없다고 판단하고,
실사용상표 3은 영문자 ‘SHOWTIME’, 한글 및 영문자 ‘맛있는 PC방’, 영문자 ‘CREW’ 및 ‘PC COOK’을 포함하고 있는데, ‘SHOWTIME’ 부분을 구성하는 영문자 중 ‘O’는 동영상 재생 버튼이 연상되는 형상으로 도안화하였는바, 이 사건 등록상표와 실사용상표 3은 문자 구성의 차이, 문자 부분 도안화의 차이, 도형 부분의 유무, 이 사건 등록상표에는 ‘PC&CAFE’ 문구로 되었으나 실사용상표 3에는 ‘PC COOK’이 기재된 점, 실사용상표 3에는 ‘맛있는 PC방’ 및 ‘CREW’ 기재가 있는 점 등으로 인하여 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있어, 실사용상표 3은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일성을 유지하고 있는 상표라고 할 수 없다고 판단하여,
이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하여 등록이 취소되어야 한다고 판시하였다.

3 시사점 거래에 제공되는 서류가 아닌 공동사업약정서는 상표법 제2조 제1항 제11호 ㈐목의 ‘거래서류’라고 볼 수 없음을 확인하였다는 점, 거래통념상 등록상표와 동일성이 인정되지 아니하는 상표의 사용으로는 해당 등록상표에 대한 불사용 취소심판에 의한 등록취소를 면할 수 없음을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. 이러한 점을 고려하여, 가능한 사용이 예정된 상표를 기초로 상표출원, 등록을 진행하고, 상표등록 이후에는 등록상표와 동일성이 인정되는 범위에서 사용하여야 함에 유의할 필요가 있다.

참고자료: 2023년 6월차 상표 판례 요약

성인 박

박성인 변호사/변리사

유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및  판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.

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