2024년 5월차 특허 판례 요약
판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 특허 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.
미라베그론 결정형 발명의 진보성 부정 사례 – 대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 판결 【등록무효(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 및 사실관계 |
(R)-2-(2-아미노티아졸-4-일)-4′-[2-{(2-하이드록시-2-페닐에틸)아미노}에틸]아세트산아닐리드 [이하, ‘미라베그론’이라 한다] α형 결정형 발명의 진보성 여부가 쟁점이 되었다. [사실관계] 이 사건 특허발명의 명세서에는 미라베그론 α형 결정과 관련하여, ‘본 발명의 α형 결정은 흡습성을 나타내지 않고 안정하기 때문에 의약품으로서 사용할 수 있으며, 의약품으로서 유용하다.’, ‘미라베그론 2염산염은 상대습도 약 80%부터 급격한 중량의 증가를 나타냈고, 상대습도 90%에서는 약 14%의 수분을 유지하여 강한 흡습성을 나타낸 반면, 미라베그론 α형 결정은 상대습도 5% 내지 95%의 전체 범위에서 수분 유지량이 0.2% 이하여서 흡습성을 나타내지 않았고, 미라베그론 β형 결정은 상대습도 20%부터 중량의 증가가 확인되고, 상대습도 95%까지 약 3%의 수분을 유지하여 약한 흡습성을 나타냈다.’는 내용이 기재되어 있다. 선행발명 1에는 미라베그론이 개시되어 있고, 실시예에는 미라베그론 2염산염의 제조방법이 개시되어 있다. |
| 2 | 대법원 판단 | 대법원은, 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, i) 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, ii) 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, iii) 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, iv) 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 하고, 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 아니하며, 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하는데, 진보성이 부정됨을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있지만, 결정형 발명의 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있고, 이때, 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다(대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결 참조)고 설시하면서, [구성의 곤란성과 관련하여] [효과의 현저성과 관련하여] [출원일 이후 특허권자가 제출한 추가 실험자료와 관련하여] 결국, 미라베그론 α형 결정에 대한 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 판시하였다. |
| 3 | 시사점 | 대법원이, 대법원 2023. 3. 13. 선고 2019후11800 판결에서 제시한 결정형 발명의 진보성 판단기준에 따라, 결정형 발명에 대하여 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 모두 고려하여 진보성 여부를 판단한 사례로서, 선행발명에 미라베그론의 다형성 결정에 관하여 기재된 점, 미라베그론의 α형 결정이 흔하게 사용되는 방식에 따라 제조가능한 점 등을 구체적으로 검토하여, 미라베그론 α형 결정의 구성의 곤란성을 부정하였다는 점, 그리고, 이 사건 특허발명이 달성하고자 하는 효과를 기초로, 미라베그론 α형 결정, 미라베그론 2염산염, 미라베그론 β형 결정의 효과를 구체적으로 검토하여 효과의 현저성을 부정하였다는 점에서 의의가 있다. 또한, 특허출원일 이후 제출된 추가 실험 자료가 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 효과에 관한 것이라면, 해당 특허발명의 효과의 현저성 판단에 하여서는 아니됨을 명확히 하였다는 점에서 의의가 있다. 이에 발명자의 입장에서, 화학물질의 특정 결정형 발명에 대한 특허명세서에, 해당 화학물질의 여러 결정형들 사이의 효과의 차이를 명확히 기재하여야 한다는 점, 해당 화학물질의 특정 결정형이 가질 수 있는 효과들을 여러 관점에서 열거하여, 출원일 이후에 추가실험자료를 통해서라도 해당 화학물질의 특정 결정형의 효과의 현저성을 입증할 수 있는 길을 열어두어야 할 것이라는 점에 유의할 필요가 있다. |
참고자료: 2023년 4월차 특허 판례 요약
유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및 판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.
