2024년 6월차 특허 판례 요약

이 사건 정정발명의 명칭과 청구항 1(이 사건 제1항 정정발명)은 아래와 같은데, 이 사건 제1항 정정발명이 상위개념의 화합물을 기재하고 있는 선행발명 1 또는 2에 의해 진보성이 부정되는지 여부가 쟁점이 되었다.

대법원은,
선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명의 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되기만 할 뿐 선행발명에 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명의 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.
특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장⋅증명할 필요가 있다. 이때 추가적인 실험자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결, 대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 판결 등 참조)고 설시하면서,
이 사건 제1항 정정발명은 화학식 (I-1) 내지 (I-8)로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 화합물이어서, 이 사건 제1항 정정발명은 구성요소 중 일부가 청구항에 선택적으로 기재되어, 그 선택적 구성요소 중 어느 하나를 선택하여 선행발명과 대비한 결과 진보성이 부정되면 청구항 전부의 진보성이 부정되는데,
이론상 선행발명 1 또는 2의 화합물에 이 사건 제1항 정정발명의 일부 화합물이 포함될 수 있고,
이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1) 내지 (I-8)의 화합물은 페난트렌()의 1번 및/또는 4번 위치에서만 디아릴아미노기()나 디아릴아미노기( )에 연결되는 연결기가 치환되는 것으로 한정되어 있고, 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4) 및 (I-5)의 화합물은 페난트렌()의 1번 또는 4번 위치에서 디아릴아미노기()와 연결되는 연결기가 치환되는 것으로 한정되어 있는데, 선행발명 1에서는 바람직한 연결기로 페난트릴렌기를 기재하는 한편 위 연결기가 페난트렌()에 치환되는 위치로 1번, 4번 위치를 포함하여 열거하고 있고, 선행발명 1 또는 2에서 디아릴아미노기()가 페난트렌()에 치환될 수 있는 위치는 5곳이고, 그 중 페난트렌()의 1번 또는 4번 위치에 디아릴아미노기()를 치환시키는 것에 대한 부정적인 교시나 시사는 없으며, 선행발명 1에 구체적으로 개시된 화합물 H11, H24는 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1), (I-2)와, 선행발명 2에 구체적으로 개시된 화합물 (25), (28), (29) 등은 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4), (I-5)와 각각 페난트렌() 치환 위치만 다를 뿐 같은 구조인데, 이 사건 특허발명 명세서에 기재된 실시례 및 원고가 추가로 제출한 비교실험 자료는 특정한 일부 치환기 또는 치환 위치에 관한 실험결과로서, 그 기재내용만으로는 화학식 (I-1) 내지 (I-8)로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 이 사건 제1항 정정발명의 화합물 모두가 선행발명 1 또는 2에 비하여 수명이나 외부 양자 효율에서 양적으로 현저한 효과를 가진다고 단정하기 어려우므로,
이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1 또는 2와 대비하여 구성이 곤란하다거나 현저한 효과가 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1 또는 2에 의해 진보성이 부정된다고 판단하였다.

i) 청구항의 구성요소 중 일부가 선택적으로 기재되어, 그 선택적 구성요소 중 어느 하나를 선택하여 선행발명과 대비한 결과 진보성이 부정되면 청구항 전부의 진보성이 부정된다고 판단하였다는 점, ii) 선행발명이 청구항에 기재된 발명의 상위개념으로 기재되어 있으면서 청구항에 기재된 발명을 도출하는 것에 대한 부정적인 교시나 시사가 없고 청구항에 기재된 발명의 구성의 곤란성을 단정할 수 없는 상태에서, 청구항에 기재된 발명 중 일부에 대하여만 현저한 효과를 입증하는 것만으로는 청구항에 기재된 발명 전체에 대하여 현저한 효과를 인정받기 어렵다고 판단하였다는 점에서 의의가 있다.

청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 기재된 선행발명에 대하여 구성의 곤란성이 명확하지 않은 상태에서, 청구항에 기재된 발명의 일부에 대하여만 현저한 효과를 입증할 수 있는 경우라면, 청구항의 권리범위를 현저한 효과가 입증되는 범위로 감축하는 정정 등을 통해 권리범위를 축소하더라도 특허등록을 유지하는 방안을 고려하여야 함에 유의할 필요가 있다.