2025년 9월차 특허 판례 요약

원출원의 출원경과가 분할출원의 권리범위 해석에 영향을 미치는지에 관하여 – 대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결 【권리범위확인(특)】

A. 쟁점
원출원 발명에 대한 출원경과가 그 후 분할출원된 이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있는지 여부가 쟁점이 되었고, 확인대상발명의 「여과된 물을 전기분해하여 전기분해수를 생성하여, 세정물질 또는 살균물질을 포함하지 않는 전극 살균기」가 이 사건 특허발명의 「세정수단」의 권리범위에 속하는지 여부가 쟁점이 되었다.

B. 특허법원(원심법원)의 판단
특허법원(원심법원)은,
이 사건 제1항 발명(이 사건 특허발명의 청구항 1)의 「세정수단」을 「세정물질이나 살균물질을 저장탱크에 공급하여 저장탱크를 깨끗이 씻기 위한 방법 또는 도구」라고 해석하여, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 균등범위로서 권리범위에 속한다고 판단하였다.

C. 대법원의 판단
대법원은,
「특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결 등 참조). 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결 등 참조).」라는 법리를 설시하면서,
원출원 발명의 출원 과정에서 거절이유를 극복하기 위해, 원출원 제1항 발명의 「세정수단」에는 「전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단」이 포함되지 않는다는 취지의 의견을 제출하였다는 점 등을 고려하면, 원출원 발명에 대한 출원경과는 그 후 분할출원된 이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있고, 이를 참작하면, 원고는 이 사건 제1항 발명의 「세정수단」 중 「전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단」을 의식적으로 제외하였다고 보인다고 판단하고,
확인대상발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물로 전극 살균기를 통해 전기분해수를 생성하여 정수탱크를 자가 세정하는 반면, 이 사건 제1항 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물에 세정물질 또는 살균물질을 희석하여 저장탱크를 자가 세정하므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없어, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하여,
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다고 판결하였다.

D. 시사점
금번 판례는 대법원이 「원출원 발명에 대한 출원경과를 그 후 분할출원된 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있음을 명확히 하였다.」라는 점에서 의의가 있다.

따라서, 특허출원인이 원출원, 분할출원 등 연속된 출원을 하는 경우라도, 원출원의 거절이유통지에 대한 대응이 분할출원의 권리범위에도 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의하여야 하며, 이러한 점을 고려시 원출원의 거절이유통지에 대한 대응에서부터 신중한 주장이 필요하다.

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