2025년 11월차 특허 판례 요약

【특허】
특허의 정정요건 충족 여부 판단에 관하여 – 대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11487 판결 【거절결정 (특)】

A. 쟁점
특허의 무효심판 단계에서, ‘안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎ 및 칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물’을 ‘안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎(피마살탄 칼륨염으로 30㎎) 및 칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎(암로디핀으로 5㎎)을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물’로 정정청구한 것이, 정정의 적법요건인 ‘분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우’ 등에 해당하는지, 정정의 위법요건인 ‘청구범위를 실질적으로 변경하는 경우’에 해당하는지 여부가 쟁점이 되었다.

B. 특허법원(원심법원)의 판단
특허법원(원심법원)은,
이 사건 정정 전 제1항 발명 중 “피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎” 및 “암로디핀 베실레이트염 5㎎” 부분은 각각 ‘피마살탄 칼륨염 30㎎ 또는 이를 포함하는 수화물’과 ‘암로디핀 5㎎을 포함하는 암로디핀 베실레이트염‘으로 해석함이 타당하다고 판단하여,
이 사건 정정 전 제1항 발명 중 “피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎” 및 “암로디핀 베실레이트염 5㎎” 부분이 각각 ‘피마살탄 칼륨염 30㎎(또는 이를 포함하는 수화물)’과 ‘암로디핀 5㎎(을 포함하는 암로디핀 베실레이트염)‘으로 해석되는 이상 위 각 부분 뒤에 “(피마살탄 칼륨염으로 30㎎)”, “(암로디핀으로 5㎎)”을 부가하는 내용의 이 사건 정정은 분명하지 않게 기재된 사항의 의미를 명확히 하는 것에 불과하여 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다고 판단하였다.

C. 대법원의 판단
대법원은,
‘피마살탄 칼륨염의 수화물’은 ‘피마살탄 칼륨염’과, ‘암로디핀 베실레이트염’은 ‘암로디핀’과 각각 서로 구별되는 화합물이며, ‘안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎’에서 말하는 의약물질과 용량은 ‘피마살탄 칼륨염 30㎎ 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30㎎’을 가리키는 것이 분명하고, ‘칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎’에서 말하는 의약물질과 용량 역시 ‘암로디핀 베실레이트염 5㎎’이라고 정확하게 이해할 수 있고, 이와 다르게 해석할 여지가 없다고 판단하여,
이 사건 제1항 발명의 청구범위 중 ‘피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎’ 부분에 ‘(피마살탄 칼륨염으로 30㎎)’을, ‘암로디핀 베실레이트염 5㎎’ 부분에 ‘(암로디핀으로 5㎎)’을 각각 추가하는 이 사건 정정청구는 특허법 제136조 제1항에서 정정청구 요건으로 규정하고 있는 ‘분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우’ 등에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 정정청구 전 이 사건 제1항 발명과 이 사건 정정청구 후 이 사건 제1항 발명은 약리효과인 혈압 강하 효과를 나타내는 피마살탄 칼륨염 용량과 암로디핀 용량에서 서로 다르게 되고 그로 인해 발명의 효과가 변경될 수 있어서, 이 사건 정정청구는 ‘청구범위를 실질적으로 변경하는 경우’에 해당할 여지도 있다고 판단하여,
이 사건 정정청구가 적법하다고 판단한 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리ㆍ판단하도록 원심법원에 환송한다고 판결하였다.

D. 시사점
대법원이 특허의 정정요건을 엄격하게 판단함을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. 이에 특허 출원인과 대리인은, 특허출원 당시부터 청구범위와 발명의 상세한 설명에서 용어의 의미를 명확하고 일관되게 기재하고, 그에 부합하는 실시예, 비교예를 기재해야 한다는 점에 유의할 필요가 있다.

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