미국특허제도

병행 소송에 따른 IPR 개시 불허 법리의 정리

미국에서 특허침해소송을 당한 피고가 PTAB에 특허무효심판(IPR)을 청구하는 것은 오랫동안 표준적인 대응 방안이었다. 미국 특허법 §315(b)은 소장 송달 후 1년 안에만 IPR을 청구하면 된다고 규정한다. 그런데 PTAB은 2018년부터 기한내에 청구한 IPR이라도 같은 특허를 다루는 법원 재판이 먼저 열릴 예정이면 개시를 거절할 수 있다는 법리를 만들어 왔다. 그 출발점이 NHK Spring v. Intri-Plex (2018)이고, 이를 6개 요소로 체계화한 것이 Apple v. Fintiv (2020)이다. 이러한 2개의 결정들을 묶어 「NHK-Fintiv 법리」로 부른다. 이하에서는 IPR 개시 여부에 중대한 영향을 미친 「NHK-Fintiv 법리」를 살펴보고, 이 법리가 이후 어떻게 제한되었다가 2025년 이후 특허청장 재량거절(DSCO) 체제로 확장되었는지 알아본다.

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헌준 김

김헌준 미국변호사

미국 워싱턴 DC 소재의 LEX IP(lexipgroup.com) 소속 미국변호사로서, 전세계의 상표, 디자인, 저작권 관련 업무를 수행하고 있습니다. 한국기업들을 위해 해외분쟁시 해외발송비용 최소화를 위한 컨트롤 타워도 담당하고 있습니다. 고객들께 도움이 되는 IP 지식을 전해드리겠습니다. 문의사항은 아래의 이메일 아이콘을 통하여 연락주시면 답변드리겠습니다.

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