미국상표출원시 미국대리인 고용 의무화

2019년 8월 3일부터 외국인이 미국상표출원을 하기 위해서는 미국대리인을 반드시 고용해야 한다. 기존에는 관련 규정 미비로 미국에 거주하지 않아도 외국에서 USPTO의 온라인출원 시스템을 통해 직접 상표출원하는 경우가 많았다. 그러나 미국상표출원이 급증하면서 USPTO에 제출하는 서류에 문제점이 많아지자 USPTO에서 37 CFR Parts 2, 7, and 11를 개정해 금번 조치가 내려졌다. 이와 함께 미국대리인에게는 변호사 자격증을 받은 주가 어디인지, 현재 유효한 변호사협회 회원 자격이 있는지, 징계를 받았는지 여부도 함께 확인한다. 이 규정은 상표출원 뿐만 아니라 상표 중간사건 대응, 마드리드 가거절 등에도 적용된다.

금번 법개정은 외국국적 출원인의 상표출원이 비약적으로 증가한 것에 1차적인 원인이 있다. 아래의 USPTO의 미국상표출원통계(2018.12.10 기준)가 이를 보여준다. 미국상표출원은 본인이 직접하거나 대리인을 통해서 할 수 있는데 외국국적 출원인의 본인출원비율이 급격하게 증가한 것을 알 수 있다. 이는 주로 중국 출원인들의 영향인 것으로 보인다.

출원인 국적 구분 FY2015 (14.10-15.09) FY2016 (15.10-16.09) FY2017 (16.10-17.09)
외국 본인출원비율 19%   (70,853) 25.4% (17,967) 22% (87,706)

35.9%
(31,475)

26% (115,402) 44% (50,742)
대리출원비율 74.6% (52,886) 64.1%
(56,231)
56% (64,660)
미국  본인출원비율 81% (301,098) 25.3% (76,140) 78% (306,281) 27.2% (83,161) 74% (320,885) 28.5% (91,593)
대리출원비율 74.7% (224,958) 72.8% (223,120) 71.5% (229,292)

2차적 원인으로는 미국상표출원시 필요한 제출 서류의 부실 문제를 들 수 있다. 특히, 미국상표출원에 필요한 미국내 상표사용증거제출이 정확하게 이루어지지 않았다. 예를 들면, 상표가 실제로 사용되지 않았음에도 불구하고 이를 표시한 시제품이나 디지털 변조된 견본이 제출되어 왔다.

금번 조치로 인해 외국인들은 반드시 미국대리인을 통하여 미국상표관련업무를 처리해야 하므로, 외국인들의 미국상표출원수는 감소할 것으로 전망된다.  이와 함께 미국상표출원의 품질 저하 문제도 해소될 것으로 보인다.

이미지 출처: Pixabay | 기사 출처: USPTO

헌준 김

김헌준 미국변호사

미국변호사로서, 전세계의 상표 , 디자인, 저작권 관련 업무를 수행하고 있습니다. 한국기업들을 위해 해외분쟁시 해외발송비용 최소화를 위한 컨트롤 타워도 담당하고 있습니다. YOUME IP 블로그를 통하여 고객들께 도움이 되는 IP 지식을 전해드리겠습니다. 문의사항은 아래의 이메일 아이콘을 통하여 연락주시면 답변드리겠습니다.

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