도해로 쉽게 보는 직무발명제도의 기본 원리

직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(“종업원”)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(“사용자”)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 의미한다. (발명진흥법 제2조) 따라서 직무발명에 대하여 종업원이 특허등록, 실용신안등록, 디자인등록(“특허권”)을 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허권을 받으면 사용자는 이에 대해 통상실시권을 가진다. (발명진흥법 제10조제1항) 이를 쉽게 설명하면 아래의 그림과 같다. 

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용규 이

이용규 변리사

유미특허법인의 파트너 변리사이자 미국 patent bar 시험 합격자로서, 미국에서 기술경영(MOT) 석사를 마쳤습니다. 특허분석, 자문 및 강의를 전문적으로 해오고 있습니다. YOUME IP 블로그를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 사항은 아래의 이메일 계정을 통해 문의 주시기 바랍니다.

도해로 쉽게 보는 직무발명제도의 기본 원리”의 5개의 댓글

  • Dhkim7@landf.co.kr
    2020년 9월 18일 8:44 오전
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    안녕하십니까, 항상 좋은 자료를 올려주셔서 감사합니다. 직무발명과 관련하여 한 가지 궁금한 것이 있습니다. 마지막 도표에서 보면, 종업원이 직무발명신고를 안할 경우 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 되어 있습니다. 제가 이해하기로는, 발명진흥법 제12조 ‘직무발명 완성사실의 통지’는 선택이 아닌 의무인 것으로 알고 있으며, 종업원이 신고 의무를 이행하지 않으면 사용자는 발명의 완성 자체를 알 수 없기에 무상의 통상실시권을 행사할 수 없는 것으로 알고 있습니다. 아울러, 종업원이 직무발명을 신고하지 않아도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지게 된다면 대부분 신고를 안하려고 할것으로 생각되는데, 직무발명보다 상위인 발명진흥법에서 이를 인정한다는 것이 이해가 어렵습니다. 혹여나 제가 이해를 잘 못하고 있는 부분이 있다면 조언 부탁드립니다.

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    • 용규 이
      2020년 9월 18일 9:55 오전
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      질문과 관심 감사드립니다. 문의하신 사항에 대해 답변 드리면 다음과 같습니다.

      1 .직무발명 완성사실의 통지
      말씀하신대로 직무발명 완성사실의 통지는 종업원의 의무가 맞습니다.
      발명진흥법 제12조에는 “종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다.”라고 되어 있습니다.

      2. 종업원이 신고를 이행하지 않는 경우 사용자의 무상의 통상실시권 행사
      발명진흥법 제10조제1항을 보면 “직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권을 가진다.”라고 규정되어 있어서 (1) “직무발명”에 해당되고 (2) 등록된다면 사용자가 무상의 통상실시권을 가지는 게 맞습니다. 말씀하신 것처럼 사용자가 종업원 또는 그 승계인이 특허를 신고없이 무단 출원해 권리화하는 경우에 사용자를 보호하기 위해서입니다.

      3. 종업원이 직무발명신고를 하지 않는 경우의 특허를 받을 수 있는 권리에 대해
      특허법 제33조에서는 “발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.”라고 규정하고 있어서 원칙적으로 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자에게 귀속됩니다. 사실행위에 대한 기본적인 권리 인정이라 이를 박탈할 수 없어서 순서도에 기재한 바와 같이 계속 “특허를 받을 수 있는 권리”는 가지게 됩니다. 다만, 직무발명은 사용자와의 형평상 발명진흥법 제12조에 규정한 바에 따라 종업원이 승계통지를 해야 할 의무가 있어서 말씀하신대로 신고하지 않으면 사칙에 의해 배임 등으로 이유로 처벌할 수 있습니다. 의견 주신 것처럼 종업원에 대한 제재가 없는 것으로 오해를 하실 수 있어서 이 내용을 추가했습니다. 내용이 다소 상이하나 “직무발명 등과 관련된 법인의 개인 명의 출원의 문제” (https://wp.me/p9DKgj-Aw)도 참고하시면 좋을 것 같습니다.

      이상 의견이 도움이 되었기를 바라며, 궁금하신 사항은 언제든지 알려주시기 바랍니다.

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  • Dhkim7@landf.co.kr
    2020년 9월 18일 1:44 오후
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    자세한 답변 감사드립니다. 답변해 주신 부분 중에 ‘발명진흥법 12조’는 의무 사항에 해당하는데 발명진흥법에는 이러한 의무를 지키지 않았을 때의 불이익이 대해서는 명시가 없는 것 같습니다. 아마도 그러한 이유로 회사규직/규정보다 상위인 발명진흥법을 위반하더라도 사칙에 의해 처벌받을 수 있는 것으로 이해됩니다. 그렇다면, 회사별로 운영하는 직무발명 제도 규정에 ‘발명의 신고 의무를 하지 않았을 경우에 대한 처벌 조항’ 같은 것이 없다면 발명자는 신고를 하지 않아도 특허법 33조에 의해 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 귀속받게 되는 것인가요? (여러 회사의 직무발명 규정을 보았지만 ‘발명 신고를 하지 않았을 경우’에 대한 ‘처벌 조항’은 못 본것 같습니다.) 더욱이, 발명진흥법 10조1항에 의해 ‘무상의 통상실시권’을 가질 수 있다고 되어 있지만, 사실 발명자가 발명의 완성 및 출원/등록에 대해 회사에 신고하지 않으면 사용자는 그러한 발명이 등록되어 있다는 것 조차 인식을 못하게 될 가능성이 높은데 ‘무상의 통상실시권 가진다’라는 규정이 적용되기 어렵다고 생각되었습니다. 질문이 복잡해진것 같아서 죄송합니다^^;;

    [요약]
    1. 발명진흥법에는 12조 발명 신고 의무를 이행하지 않았을 경우에 대한 처벌 조항이 없음 (반면, 사용자가 승계 여부를 통지하지 아니한 경우에 대해서는 13조에 명시되어 있음)
    : 상위법인 발명진흥법에 처벌 조항이 없는데, 회사 규정에도 처벌 조항이 없다면 처벌을 받지 않게 되는 것인지요?

    2. 종업원이 발명 신고를 하지 않고 특허를 등록받을 경우
    : 회사 내부에 처벌규정이 없다면, 사용자는 특허의 존재를 모르기에 발명진흥법 10조 1항이 있다 하여도 통상실시권을 받을 수 없고, 설혹 사용자가 특허의 존재를 스스로 알게된다 하여도 별도의 처벌도 하지 못하고 통상실시권만 받을 수 있는 것이 되는건지요? (만약 그렇다면, 직무발명제도를 제대로 갖추지 못하고 있는 기업들에게는 너무 불리한 것이 아닌가 생각됩니다..)

    바쁘신 와중에도 조언해 주셔서 감사합니다.

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    • 용규 이
      2020년 9월 18일 3:00 오후
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      질문 감사드립니다. 문의사항에 대해 답변드리면 다음과 같습니다.

      1에 대해
      말씀하신 것처럼 발명진흥법상에는 처벌조항이 없고, 이건 사칙에 따라야 됩니다. 만약 관련 사칙이 없다면 배임죄도 성립하지 않는게 대법원 판결(2011도15093)입니다. 따라서 사칙을 두는게 중요하고요. 다만, 사용자는 적어도 무상의 통상실시권을 가집니다. 특허를 받을 수 있는 권리는 여전히 종업원에게 있고 이건 처별 여부와는 무관합니다. 처벌은 만약 사칙이 있다면 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 것이 아니라 통지 의무 및 승계 위반과 관련됩니다.

      2에 대해
      사용자는 극히 예외적인 경우(승계 미통지, 대기업인데 직무발명규정이 없는 경우)를 제외하고는 일반적으로 무상의 통상실시권을 갖습니다. 1에서 사칙이 없다면 배임죄로 처벌을 어렵겠지만 무상의 통상실시권은 가지니 최소한의 보호장치는 있다고 봐야 될 것 같고요. 사용자가 모를 것이라고 하시는데 요즘은 특허검색 시스템이 잘되어 있어서 나중에 종업원이 몰래 받은 특허를 검색해 찾을 수도 있고, 이로 인한 분쟁이 발생되어 나타나는 경우도 많습니다. 무상의 통상실시권은 종업원이 출원한 특허가 등록되는 시점에 발생하는 것이라 등록후의 해당 발명의 실시에 대해서는 해당 특허에 대한 침해가 성립하지도 않고 실시료도 지불할 필요가 없습니다.

      이상 참고하시기 바랍니다.

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      • 2020년 9월 18일 6:41 오후
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        덕분에 궁금한 부분들이 많이 해결되었습니다. 다시 한번 감사드립니다.

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