개정 미국상표법의 주요내용정리
올해 12월 27일부터 개정 미국상표법(Trademark Modernization Act, TMA)이 시행된다. 미국에는 1946년에 프리츠 랜햄이 발의해서 시행중인 연방상표법(Lanham Act)이 있고, 주마다 관습법에 기초한 주상표법이 있다. 따라서 연방상표법과 주상표법이 공존하는데, 주상표법은 연방상표법에 반하지 않는 범위내에서 그 효력을 가진다. 연방상표법에 해당하는 개정 미국상표법은 사용주의 강화에 초점을 두었다. 즉, 개정 미국상표법은 허위상표 또는 불사용상표의 정리에 초점을 맞추고 있다. 개정 미국상표법의 주요 내용은 아래와 같다.
1. 개정 미국상표법의 주요 내용
| NO | TMA 조문 | 개정 내용 | 해설 |
| 1 | Section 3 §1051(f) |
제3자 불사용 증거 제출 | · 상표 심사기간 중에 제3자가 불사용 증거를 심사관에 제출 可 · 심사관이 불사용 증거의 활용 여부를 2개월 내에 결정하도록 해 상표취소절차를 간소화 · 제3자가 상표 출원전에 동일 상표의 선사용 증거자료를 제출하거나 출원인이 출원상표를 상업적인 용도로 미실시한다는 증거 제출 可 |
| 2 | Section 6 | 회복 불가한 손해의 추정 | · 상표침해에 대한 상표권자의 권리 강화 · 상표권자가 상표권을 침해한 제3자에 대한 등록상표의 사용금지명령 획득을 용이하게 함 |
| 3 | Section 12(b)(2) |
가거절 통지기간 단축 | · 가거절통지 대응기간인 6개월을 최대 60일까지 단축 가능해 급증하는 미사용 상표를 신속 정리 可 |
| 4 | Section 16A | 상표 등록 말소 절차 | · 상표 등록 후 상업적인 용도로 한 번도 사용된 적이 없어 부적절하게 등록된 상표의 말소를 허용 · 상표 등록일로부터 3년 이상 10년 이내에 청구 필요 · 심사관 포함 누구든지 지정상품·지정서비스 일부 또는 전부에 대한 불사용 증거를 제출해 등록말소 청구 可 · 불사용 증거 – 합리적 조사 결과 및 주장을 뒷받침하는 추가 사실 확인 진술서 · 심사관은 불사용이 명백하다고 판단시 상표권자에게 반대 증거 또는 정당한 불사용 이유 증거의 제출을 요구하는 절차를 개시 · 심사관이 지정상품/지정서비스에 대한 등록상표 말소 결정시 상표권자는 TTAB에 항소 可 · 심사관이 상표권 유지 결정시 추가적인 이의 제기는 不可 |
| 5 | Section 16B | 재심사청구 | · 등록상표의 일부 또는 전부가 지정상품/지정서비스에 대해 해당일 이전에 상업적으로 불사용시 재심사 청구 허여 · 상표 등록일로부터 5년 이내에 청구 필요 · 심사관 포함 누구든지 지정상품·지정서비스 일부 또는 전부에 대한 불사용 증거를 제출해 재심사청구 可 · 사용선언일 기준으로 등록상표 사용 입증시 해당 등록상표에 대한 추가적인 이의 제기 不可 · 심사관은 증거가 확실한 사건인지 여부를 결정하고, 이 결정은 최종이므로 재검토 不可 |
2. 시사점
금번 개정 미국상표법은 사용주의 강화를 통해 상표를 실제로 사용하지 않으면서 사용하는 것처럼 증거를 조작해 허위로 출원하는 경우가 빈번해 이를 방지하고자 하는데 중점을 두고 있다. 2019년에도 이미 동일한 이유로 외국인이 미국에 상표출원하는 경우 반드시 미국대리인을 고용하도록 의무화한 바 있다. (참고: 미국상표출원시 미국대리인 고용 의무화) 금번 개정 미국상표법에 따라 향후 미국에 상표를 출원하려면 실제 사용중이거나 사용하려는 상품 또는 서비스로 한정해 미국 상표를 출원할 필요가 있다. 그리고 현재 미국등록상표를 보유한 경우, 불사용 등록상표에 대한 취소 청구 제도가 신설되었으므로, 이에 대한 효과적인 대응을 위해 지속적이고 정당한 사용 증거를 확보해 둘 필요가 있다.
참고자료: 개정 미국 상표법, 미국상표출원시 미국대리인 고용 의무화
유미특허법인의 호주/뉴질랜드 변호사로서 뉴질랜드 오클랜드 대학에서 법학/중문을 전공했습니다. 상표/디자인/저작권/영업비밀 관련 업무와 국제 소송 관리를 전문적으로 하고 있습니다. YOUME IP 블로그를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 사항은 아래의 이메일 계정을 통해 문의 주시기 바랍니다.
