2023년 4월차 상표 판례 요약

국내에 유통될 것을 전제로 외국에서 선사용상표를 표시한 사용상품을 수출하여 수입업자를 통해 국내에서 사용상품을 유통되게 하였는데, 수입업자가 선사용상표와 동일, 유사한 상표를 국내에 상표출원한 경우 신의칙에 반하여 출원한 상표(상표법 제34조 제1항 제20호)에 해당하여 무효로 되어야 하는지 여부가 쟁점이 되었다.

특허법원은,
상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항은 상표의 정당한 사용에 관한 증명책임을 상표권자에게 두고 있고,
상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있으므로, 이와 같은 불사용으로 인한 상표 등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없고(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결, 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조), 이러한 법리는 상품에 상표를 표시한 것을 수입하는 행위에 대하여도 마찬가지로 적용되며,
상표법 제2조 제1항 제11호는 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도ㆍ인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출ㆍ수입하는 행위’를 상표의 사용 중 하나로 정의하고 있어, ‘상품의 수입행위’가 ‘상표의 사용’에 해당하기 위해서는, ① ‘해당 상표가 표시된 상품’이 수입의 대상이어야 하고, ② ‘해당 상품의 양도ㆍ인도 또는 전기통신회선을 통하여 제공하려는 것’을 수입의 목적으로 하여야 하므로, 상표를 그 지정상품에 표시한 것을 수입하는 등으로 사용한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 통상적인 상거래를 통하여 유통되는 것을 전제로 한 것이 아니고 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 것을 수입한 정도라면 이는 이른바 명목상의 사용에 불과한 것으로서 상표법 제119조 제3항 소정의 정당한 사용이라고 할 수 없고,
상표권자 등이 관련 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제조·판매하였거나 그러한 행정법규상의 의무를 이행하지 않은 상태에서 상품에 관한 광고, 선전행위를 하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 그 상품이 국내에서 정상적으로 유통되지 아니하거나 유통될 것을 예정하고 있지 않은 경우에 해당한다고 일률적으로 말할 수는 없고, 그 상품의 제조·판매를 규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여, 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결, 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후179 판결 등 참조)다고 설시하면서,
피고(상표권자)가 모델명이 “VK-1803”, “VK-1803A”, “VK-1807”, “VK-1809A” 및 “VK-9846″인 이 사건 제품을 모델별로 5개씩 총 25개를 수입하였으나, 피고는 이 사건 제품에 이 사건 등록상표가 표시되었다는 점을 객관적으로 입증하지 못하였고, 수입한 이 사건 제품이 ‘제품의 연구 및 기술 개발 등에 사용하기 위한 기자재’라는 것으로, 결국 통상적으로 유통시킬 목적으로 이 사건 제품을 수입한 것이 아니라는 점을 소명하여 관련 행정법규에서 요구하는 절차를 면제받은 것으로 보이므로, 피고의 행위가 이 사건 제품이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통될 것을 예정한 수입행위로서 정당한 사용이라고 보기 어렵다고 판단하여,
이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다고 판시하였다.

불사용취소를 면하기 위한 명목상의 사용은 정당한 사용은 정당한 사용이라고 볼 수 없어, 해당 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다고 판시하면서, 정당한 상표의 입증책임, 명목상 사용의 정당한 사용에서의 배제, 상표로서의 사용의 요건 등의 법리를 정리하였다는 점에서 의의가 있다.