2023년 10월차 특허 판례 요약
판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 특허 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.
확인대상발명의 특정 여부는 직권조사사항 – 특허법원 2023. 9. 7. 선고 2023허10163 판결(확정) 【권리범위확인(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 | ||||
| 1 | 쟁점 | 확인대상발명의 특정 여부가 당사자의 명확한 주장이 없더라도 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하야 밝혀보아야 할 사항인지, 아래와 같은 확인대상발명과 피고(피심판청구인)가 실시하는 발명(이하 ‘피고가 실시하는 발명’)이 동일한지 여부, 이에 따라 이 사건 적극적 권리범위확인 심판청구가 부적법 각하되어야 하는지 여부가 쟁점이 되었다.
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| 2 | 특허법원 판단 | 특허법원은, 특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 하고, 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 하는데(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조), 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이라고 할 것이다(대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 등 참조) 라고 설시하면서, 확인대상발명과 피고가 실시하고 있는 발명의 동일성에 관하여 직권으로 판단하고, 확인대상발명은 ‘인출기에 의해 와이어를 당김으로써 기존 배관을 매설 통로에서 인출하고, 교체 배관을 매설 통로로 인입하는 것’으로 특정되고, 피고가 실시하는 발명은 인출기에 의하여 와이어와 기존 배관을 함께 당김으로써 기존 배관을 매설 통로에서 인출하고, 교체 배관을 매설 통로로 인입하는 것’이어서, 양자는 인출기로부터 배관의 인출 및 인입에 필요한 힘이 작용하는 대상 및 그 방향에도 차이가 있고, 교체 배관의 변형을 최소화하면서 벽체 내 매설 통로에서 인출 및 인입할 수 있다는 작용효과에도 차이가 있으므로, 확인대상발명과 피고가 실시하는 발명은 사실적 관점에서 동일하다고 할 수 없다고 판단하여, 원고의 이 사건 적극적 권리범위확인 심판청구는 피고가 실시하고 있다고 할 수 없는 발명을 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다고 판시하였다. |
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| 3 | 시사점 | 적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 피심판청구인이 실시하는 발명과 동일한 것으로 특정되었는지는 당사자의 주장이 명확하지 않은 경우에도 특허심판원이나 법원이 직권으로 조사하여야 함을 명확히 하였고, 피심판청구인이 실시하는 발명과 동일하다고 할 수 없는 발명을 확인대상발명으로 특정한 적극적 권리범위 확인심판청구는 부적법 각하되어야 함을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. 이러한 점을 고려하여, 적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상발명의 보정 등을 통하여서라도 확인대상발명이 피심판청구인이 실시하는 발명으로 특정되도록 유의할 필요가 있다. |
참고자료: 2023년 9월차 특허 판례 요약
유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및 판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.
