계열사간 거래의 로열티 산정 방안
라이센스 계약은 계약 당사자 중 어느 일방이 소유하고 있는 지식재산권의 사용을 상대방에게 허여해 주는 계약이다. 물론 크로스 라이센스 계약처럼 상호간에 보유 지식재산권을 상대방이 사용하도록 허여해 줄 수도 있다. 라이센스 계약에서 권리의 허여 대상은 특허뿐만 아니라 실용신안, 저작권, 상표권, 디자인 등에서 나아가 노하우나 영업비밀(trade secrets)도 포함될 수 있다. 따라서 라이센스 계약은 특허법상의 통상실시권 또는 전용실시권보다 좀더 넓은 개념이라고 볼 수 있다. 계열 회사(둘 이상의 회사가 동일한 기업집단에 속하는 경우 이들 회사는 서로 상대방의 계열회사임, 공정거래법 제2조제12호)간에 보유 지식재산권에 대한 대가를 받고 권리 사용을 허여하는 경우, 공정거래법상 기술료(로열티) 산정 이슈가 발생하는 바 이에 대해 알아본다.
1. 용어 해설
라이센스 계약의 당사자는 상대방에게 권리 사용을 허여해 주는 라이센서(licensor, 실시권 허여자)와 라이센서로부터 권리의 사용권을 얻는 라이센시(licensee, 실시권자)이다. 또한, 상법 제342조의 2에 따르면 A 회사가 B 회사의 발행주식 총 수의 50%를 초과하여 보유하고 있는 경우에 A 회사를 B 회사의 「모회사」, B 회사를 A 회사의 「자회사」로 규정한다. 그리고 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따르면 한 기업이 타 기업에 투자를 하여 의결권에서 「유의적인 영향력」을 보유할 때 그 피투자자를 「관계 회사」로 정의한다. 「유의적인 영향력」이란 여러가지 기준으로 판단할 수 있다. 일반적으로 지분의 20%를 소유, 피투자자의 이사회나 이에 준하는 의사결정기구에 참여, 배당이나 다른 분배에 관한 의사결정 등의 정책결정과정 참여, 기업과 피투자자 사이의 중요한 거래, 경영진의 상호 교류, 필수적 기술 정보의 제공을 한다면 「유의적인 영향력」이 있다고 본다. 일반적으로 대주주일 경우 모기업이고 그 이하 2대 주주 등이 유의미한 지분을 보유한 경우 「관계 회사」지만, 계약 관계에 따라서는 대주주이어도 「관계 회사」에 해당할 수 있다.
2. 공정거래법상 라이센스 계약의 문제
전술한 관계 회사 간에 라이센스 계약을 체결시 공정거래법상 문제가 발생할 수 있는 경우는 크게 아래의 2가지가 있을 수 있다.
(1) 지식재산권을 보유중인 회사가 계열사인 다른 회사에게 지나치게 유리한 조건, 예를 들면 업계 전반적으로 비교해 너무 저렴한 기술료 비용으로 라이센스 계약 체결시
(2) (1)에 비해 발생 빈도수는 적으나 반대로 과도한 조건을 부과하여 라이센서로 하여금 통상 발생할 수 있는 이익보다 높은 이익을 귀속시
이러한 라이센스 계약와 관련해 공정거래법 제23조 제1항에는 8가지 불공정거래행위가 제시되어 있다. 이 중에서 제7호 가목이 유리한 조건의 라이센스 계약 체결행위와 가장 관련성이 높다. 제7호 가목에서는 「특수관계인 또는 다른 회사에 대해 가지급금·대여금·인력·부동산·유가증권·상품용역·무체재산권 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위」를 규제 대상으로 규정한다. 따라서 라이센스 계약이 라이센서가 보유하고 있는 특허권 등 지식재산권의 실시를 라이센시에게 허여해 주고 대가를 지급받는 계약이라는 특성에 비추어 보면, 라이센서가 계열회사인 라이센시에게 지나치게 유리한 조건의 실시료 등의 설정 계약을 체결시 공정거래법 위반 소지가 있을 수 있다.
3. 로열티 산정 방안
계열회사간 체결되는 라이센스 계약의 공정성, 즉 적정 기술료의 확보를 위한 기술료 산정 방식에 대해 공정거래법에서는 구체적인 가이드라인을 제시하지 않는다. 그러나 2012년에 공정거래위원회에서 마련한 「특허 라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인」에서 적정 기술료 산정은 「관련 기술, 계약 시점 등 다른 거래 조건이 모두 동일한 상황에서 특수 관계가 없는 독립된 사업자와 계약을 체결할 경우 적용했을 기술료」를 기준으로 제시하고 있는 점에서 국제회계기준(IFRS)상 공정가치 평가 개념을 적용할 수 있을 것으로 판단된다. 국제회계기준에 따르면 공정가치란 「합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액」을 의미하며, 활성 시장의 존재 여부에 따라 공정가치 서열체계(fair value hierarchy)를 적용하여 측정한다. 또한, 국제회계기준에서는 공정가치 측정 및 관련 공시에서 일관성과 비교 가능성을 높여 공정가치를 측정하기 위해 사용하는 가치평가기법의 투입변수를 3개의 수준으로 분류하는 공정가치 서열체계를 아래와 같이 정하고 있다.
| NO | 투입변수 유형 | 설명 |
| 1 | 수준 1 투입변수 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (측정대상의 시장가치) |
| 2 | 수준 2 투입변수 | 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적 또는 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (대체자산/부채의 시장가치) |
| 3 | 수준 3 투입변수 | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (가치평가기법: 비용접근법, 시장사례법, 수익접근법 등) |
전술한 공정가치 서열체계 개념을 라이선스 계약에 준용한다면, 동일 시장 내에 동일하거나 유사한 지식재산권의 라이센스 계약이 체결된 경우, 해당 계약의 기술료 액수나 계약 조건 등을 유의미한 비교 지표로 삼을 수 있다. 다시 말하면, 국제회계기준의 공정가치 서열체계(fair value hierarchy) 상 기술료의 공정가치를 「수준 1 투입변수」로서 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성 거래 시장의 조정하지 않은 공시가격(기술료 등)을 측정 대상의 시장 가치로 볼 수 있다.
한편, 「수준 1 투입변수」의 적용 가능 조건인 활성 거래 시장이 존재하지 않는다면 계약 당사자와 아무런 법률 및 계약 관계가 없는 제3의 독립 자문 업체에 의뢰를 통해 해당 라이센스 계약 관련 허여 대상 기술, 허여 조건, 허여 시점 등을 종합적으로 검토한 후 STAR Value 5.0 PLUS 등에서 제시하는 산업별 로열티율에 해당 기술에 영향을 미칠 수 있는 요인을 고려하여 산정된 조정 계수를 통해 산정된 로열티율을 기술료 산정시의 근거로 활용할 수 있다. 이 경우, 국제회계기준의 공정가치 서열체계(fair value hierarchy) 상 기술료를 「수준 2 투입변수」인 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적 또는 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수(대체자산/부채의 시장가치)로 볼 수 있을 것이다.
마지막으로, 중간재 생산/공정 프로세스 관련 기술 등 실제 라이선스 계약이 거의 발생하지 않는 기술 이전을 고려한 기술료를 책정하는 경우, 이전 대상 기술의 특징, 성격, 이전 조건 등의 종합적인 고려 후 증분이익법(incremental earnings), 이익분할법(profit split method), 연구개발비 투자 대비 이익률(return on R&D costs) 등 국제회계기준의 공정가치 서열체계상 「수준 3 투입변수」를 활용한 재무적 추정 방식의 선택이 가능할 것으로 판단된다.
※ 유미특허법인은 산업통상자원부 지정 기술평가기관이자 특허청 지정 발명의 평가기관으로서, 기술 평가 등을 통해 공신력 있는 로열티 산정 자문 서비스를 제공하고 있습니다. 궁금하신 사항은 「기술평가」로 문의 주시거나 아래의 저자에게 연락주시면 성심껏 답변드리겠습니다.
해외에서 MBA와 경영학 박사 학위를 취득했으며, 미국공인회계사 및 국제공인가치평가사로서 기술평가, 기술금융, 특례상장, 로열티 산정 등의 업무를 전문적으로 하고 있습니다. YOUME IP 블로그를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 사항은 아래의 이메일 계정을 통해 문의 주시기 바랍니다.
