[외부기고] 일본의 특허출원에서 의장출원으로 변경시 부분의장의 활용

일본에는 특허출원을 의장등록출원으로 「변경」할 수 있는 제도가 존재한다. (일본 의장법 제13조) 이는 특허 취득을 목적으로 출원하였으나 심사 과정에서 「형태(디자인)」로서의 보호가 적절하다고 판단되는 경우에 출원을 구제하는 기능을 한다. 실무상 장점은, 일정 요건을 충족하면 변경된 의장출원이 「원출원시에 출원된 것으로 간주」(소급 출원일 인정)되어 출원 전략상의 선택지를 넓혀 준다는 것이다. 나아가, 변경출원시에는 부분의장출원으로도 변경할 수 있는 데, 이에 대해 알아본다.

1. 출원 변경의 기본 요건 – 핵심은 「객체의 동일성」
출원일을 소급받기 위해서는 형식적 요건(예: 거절결정등본 송달일부터 3개월 이내 등) 뿐만 아니라 실체적 요건도 중요하다.

즉,
(1) 변경 후의 디자인이 원특허출원의 명세서 및 도면에 「명확히 인식될 수 있도록 구체적으로 기재」되어 있어야 하고,
(2) 그 디자인이 해당 기재 내용과 「동일」해야 한다. (객체의 동일성)

특허 도면에는 의장의 6면도가 포함되지 않는 경우가 많기 때문에 동일성 판단이 장애가 될 수 있다. 다만, 최근에는 심판 결정례 및 판례가 축적되어 적용 가능성에 대한 예측이 한층 용이해지고 있다.

2. 「부분 의장」으로의 변경이 실무상 유용한 이유
일본의장제도에는 물품 등의 「부분」을 권리 범위로 보호하는 「부분의장」 제도가 있다. 출원 변경 단계에서도 특허출원 등으로부터 「물품 등의 부분」에 대해 의장등록을 받으려는 경우가 상정되어 있고, 일정 요건하에 소급효가 인정되도록 하고 있다. 부분의장에서는 권리를 구하는 부분(실선)과 그 이외의 부분(파선)을 도면상에서 구별해 권리범위를 명확히 하도록 하고 있다. 그러나 특허 도면으로부터 변경출원하는 경우, 파선 표현 및 전체 형상의 정합성이 쟁점이 되는 경우가 있다.

3. 파선 부분에 대해 「비교적 완화된」 동일성 판단
부분의장과 관련한 실무상 중요한 포인트는 파선 부분(권리범위 외 부분)의 취급이다. 파선 부분은 「의장등록을 구하는 부분 이외의 부분을 나타내는 표현상의 예시」에 불과하며, 파선 자체가 특정 형상을 엄격히 표현하는 것은 아니라는 이해에 기초하여, 실선 부분 전체와 파선 부분이 해당 물품과 정합성을 갖는 범위라면 비교적 완화된 판단이 이루어진 사례도 있다. (아래의 표 참조)

따라서,
(1) 원출원 당시의 도면 및 기재로부터 권리화하고자 하는 부분(실선으로 특정할 부분)을 충분히 읽어낼 수 있고,
(2) 제품 전체의 일관성을 확보할 수 있으면,

특허에서 의장으로 변경하는 경우에도 전략적으로 부분의장 루트를 선택하기가 한층 수월해진다.

변경출원 전후의 개체 비교

원출원 (특허)	변경출원 (의장)
특원 2004-376478 (JP2006-181027) 「주사기용 피스톤」 【0012】본 발명의 특징을 이루는 링상 돌기(D)는 이 예에서는 피스톤의 액 접촉 측 선단부의 습동면(A)에 3개 형성되어 있지만, 2개 이상이면 좋다. 링상 돌기의 단면 형상은 반구형 , 반타원형 , 꼭지각을 말은 사각 모양 등이면 문제 없지만 주사통과의 접촉 면적이 큰 형상이 바람직하다. 즉, 사각＞반타원＞반구 순으로 바람직한 형상이다. (중략) 【도 1】 【도 2】	의장등록 1413699 「주사기용 피스톤」 의장등록 1414901 「주사기용 피스톤」(돌기 2개) 의장등록 1413700 「주사기용 피스톤」(부분의장)

4. 출원 전략에 대한 시사점
이상과 같이, 일본에서 특허출원시 특허 심사 과정 중 의장으로 전환할 수 있는 「출구(exit)」를 확보해 두는 전략이 가능하다. 이를 위해서는 원특허출원단계에서부터 디자인으로도 해석될 수 있는 도면 및 설명을 적절히 보존·기재해 두는 것이 중요하다. 그래야만 원출원일로의 소급효를 확보할 수 있다.

또한, 부분의장에서의 파선 활용은 일본에서 권리취득의 유연성을 보여주는 요소라고 할 수 있고, 특허와 디자인을 분리해 사고하기 보다는 심사 과정을 포함한 「전략적 출구 연계」 관점에서 일본 출원을 설계할 필요가 있음을 시사한다. 특히, 해외 기업에게도 일본 출원 전략을 수립시 특허와 의장을 유기적으로 연계하는 접근이 중요하다는 점을 보여주는 제도라고 할 수 있다.

※ 이 글은 일본의 TOWA 국제특허사무소의 스즈키 기미아키(Suzuki Kimiaki) 부소장 변리사의 기고로 작성되었습니다. 기고에 감사드리며, 궁금하신 사항은 스즈키 기미아키 변리사(E-mail: kimiaki.suzuki@towa-patent.com)께 문의 부탁드립니다.

참고자료: 주요국의 변경출원 효용성 검토

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