2026년 3월차 상표 판례 요약

파산절차 진행이 상표 불사용의 ‘정당한 이유’에 해당하는지 여부, 파산절차 진행 중 상표 불사용의 ‘정당한 이유’ 존재 여부 판단 당사자에 관하여 (상표법 제119조 제1항 제3호) – 대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후11460 판결 【등록취소(상)】

A. 사실관계와 쟁점
1) 사실관계

[이 사건 등록상표]

출원일	등록일	갱신등록일	등록번호
2004.12.02	2005. 11. 15	2016.03.25	제639053호
표장		제29류	콩, 고구마, 산초나무, 호박, 과일젤리, 타이니(Tahini), 요리용 야채주스, 두부, 딸기, 배, 호두, 닭고기, 달걀, 소시지, 우유, 식용 올리브유, 고등어, 새우, 클로렐라, 생선묵
상표권자	E 합자회사 (이하 ‘E’, ‘소외 1 회사’)

[사실관계]

2) 쟁점
상표법 제119조 제1항 제3호에 관하여 판단함에 있어, i) 상표권자가 파산선고를 받고 파산관재인이 선임되어, 파산절차가 진행 중인 사실 자체가 상표를 사용하지 못한 ‘정당한 이유’에 해당하는지, ii) 파산절차 진행 중 상표 불사용에 대한 ‘정당한 이유’가 있는지를 상표권자와 파산관재인 중 누구를 기준으로 판단해야 하는지가 쟁점이 되었다.

B. 특허법원(원심법원)의 판단
특허법원(원심법원)은, 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용된 사실이 없고, 소외 1 회사(E)가 파산선고를 받게 된 경위나 이 사건 등록상표에 대한 파산선고 이전의 사용관계, 소외 1 회사의 파산관재인이 법원에 상표 사용을 위한 영업 허가신청을 하였는지 등 상표 사용을 위해 기울인 노력 여부 등 여러 사정에 비추어 볼 때 그 불사용에 정당한 이유가 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다고 판단하여,
원고(A 주식회사)의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다.

C. 대법원의 판단
대법원은,
「상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를 상표등록 취소심판 사유의 하나로 들고 있다. 이 규정은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것으로, 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택한 데에 따른 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하려는 데에 그 취지가 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조). 상표법 제119조 제3항은 상표등록 취소심판의 피청구인이 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없으나, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하는 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있다고 규정하고 있다.

이러한 정당한 이유가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서는, 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우 뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이, 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여야 한다. 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

한편, ｢채무자 회생 및 파산에 관한 법률｣(이하 ‘채무자회생법’이라 한다)에 따라 파산채무자가 파산선고 당시에 가진 모든 재산은 파산재단에 속하고(제382조 제1항²), 파산재단을 관리 및 처분하는 권한은 파산관재인에게 속하므로(제384조³), 파산재단에 속하는 등록상표의 상표권을 관리 및 처분하는 권한도 파산관재인에게 속한다. 따라서 상표권자가 파산선고를 받고 파산관재인이 선임된 기간 동안 그 등록상표 불사용에 정당한 이유가 있는지는 파산재단에 속하는 등록상표의 상표권을 관리하는 파산관재인을 기준으로 판단하여야 한다.」
는 법리를 설시하면서,

i) 이 사건 등록상표는 피고의 이 사건 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 국내에서 사용되지 않았고, ii) 소외 1 회사에 대해 파산절차가 개시되었다는 사유만으로는 이 사건 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다고 보기 어려우며, iii) 피고가 파산절차 중 이 사건 등록상표권을 매수하였으나 그 이전등록을 마치지는 않았으므로 이 사건 등록상표권자는 여전히 소외 1 회사이고, 한편, 소외 1 회사가 파산선고를 받음으로써 이 사건 등록상표의 상표권은 파산재단에 속하게 되었고, 그 상표권을 관리 및 처분하는 권한은 파산관재인에게 속하게 되었으며, iv) 소외 1 회사에 대한 파산절차는 이 사건 취소심판 청구일 3년 전에 이미 진행되고 있던 상태였으므로 3년의 기간 동안 이 사건 등록상표의 불사용에 대한 정당한 이유가 있는지는 이 사건 등록상표권을 관리 및 처분하는 권한을 가진 소외 1 회사의 파산관재인을 기준으로 판단하여야 하는데, v) 채무자회생법 제486조⁴는 파산관재인은 법원의 허가를 받아 채무자의 영업을 계속할 수 있다고 규정하고 있으므로, 소외 1 회사의 파산관재인이 상표 불사용으로 인한 이 사건 상표등록 취소를 막기 위해 위 규정에 따른 법원의 허가를 받아 필요한 범위 내에서 소외 1 회사의 영업을 계속하였다면 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용할 가능성이 있었으나, vi) 소외 1 회사의 파산관재인이 이러한 허가신청을 하여 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용하고자 한 사정은 찾아볼 수 없고, vii) 그 밖에 소외 1 회사의 파산관재인에게 이 사건 등록상표의 사용을 불가능하게 하는 다른 불가피한 사유도 찾아볼 수 없다고 판단하고, 이 사건 등록상표 불사용에 정당한 이유가 없다고 판단한 원심의 판단에 등록상표의 취소사유에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다고 판단하여, 상고를 기각한다고 판결하였다.

D. 시사점
파산 절차 진행 중, 상표권의 관리 및 처분 권한이 파산관재인에게 이전된 경우, 상표 불사용 취소심판에서의 ‘정당한 이유’ 유무는 상표권을 관리하는 ‘파산관재인’을 기준으로 판단하여야 한다는 점을 대법원이 명확히 하였다는 점에서 의의가 있다. 또한, 기업에 대한 파산절차가 진행 중이라는 사실 자체만으로는 상표 불사용의 객관적·외부적 요인(정당한 이유)에 해당하지 않으며, 파산관재인이 채무자회생법에 따라 법원의 영업계속 허가를 받아 상표를 사용하려는 구체적인 노력을 기울이지 않는 한 상표등록이 취소될 수 있음을 확인하였다는 점에서 의의가 있다.

이에 상표권에 근질권 등 담보권을 설정한 채권자(이 사건 원고)나, 파산재단으로부터 상표권을 매수하고자 하는 이해관계인의 입장에서 본다면, 채무자(상표권자)의 파산절차가 장기화될 경우 3년 불사용으로 인한 상표권 취소 위험이 발생할 수 있으므로, 파산관재인에게 적극적으로 영업계속 허가 신청 및 상표 사용을 촉구하고, 상표권을 매수할 경우 권리이전 등록을 신속히 마치고 직접 상표 사용을 개시하는 등의 조치를 하여야, 불확실한 상태를 해소할 수 있고 불필요한 법적 분쟁을 예방할 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

¹ 상표법 제96조(상표권 등의 등록의 효력) ① 다음 각 호에 해당하는 사항은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.
   1. 상표권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)ㆍ변경ㆍ포기에 의한 소멸, 존속기간의 갱신, 상품분류전환, 지정상품의 추가 또는 처분의 제한
² 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제382조(파산재단) ① 채무자가 파산선고 당시에 가진 모든 재산은 파산재단에 속한다.
³ 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제384조(관리 및 처분권) 파산재단을 관리 및 처분하는 권한은 파산관재인에게 속한다.
⁴ 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제486조(영업의 계속) 파산관재인은 법원의 허가를 받아 채무자의 영업을 계속할 수 있다.

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