최신 IDS 제도 현황 정리

미국특허제도에는 IDS(Information Disclosure Statements, 정보개시의무)라는 독특한 제도가 존재한다. 즉, 정보개시의무에 따라 출원에 관계된 자들은 해당 출원의 등록가능성에 영향을 미치는 모든 자료를 출원전부터 등록전까지 미국특허청에 제출해야 한다. 이는 미국특허청에 대한 출원업무 관련자들에게 신의성실의무가 부여되고, 신의성실의무에 IDS 제출이 포함되기 때문이다. 신의성실의무를 부여받은 자들은 발명자와 대리인뿐만 아니라 법인의 IP 담당자도 포함된다. 한편, 법인은 IDS 제출 의무가 없다. 만약, IDS를 제출하지 않으면 출원은 심사중에 거절되고, 설사 등록되더라도 그 권리행사가 불가능하다. IDS에는 패밀리 출원에 대해 외국특허청에서 발행한 선행문헌을 포함하여 출원에 관계된 자가 인지한 선행자료와 관련논문 등이 포함된다.

1. IDS 제도 관련 규정 
IDS 제도는 주로 미국특허시행규칙(37 C.F.R.)에 아래와 같이 구체적으로 규정되어 있다. IDS 미제출로 인한 불이익을 회피하기 위해 출원인이 다량의 IDS를 제출하여 심사관의 심사 부담을 증가시키지 않도록 2025년 1월 19일부터는 출원인이 제출하는 누적 IDS 갯수에 따라 관납료를 차등하여 지불하도록 하고 있다. 이에 따라 모든 IDS 제출시에는 IDS 규모에 따른 관납료 납부 해당 여부를 명시하는 확인서(affirmative statement)를 반드시 제출해야 한다. 만약, 확인서 없이 IDS가 제출된 경우, 심사관이 IDS 제출 불이행을 통지할 수 있다.

2. IDS 제출의 시기 요건 (37 C.F.R. §1.97)

IDS는 출원의 진행에 따라 그 제출 요건 및 비용을 달리한다. IDS 제출 관납료를 기간별로 나누어 정리하면 아래의 표와 같다. 한편, IDS 제출 기한은 법정기간으로서 연장할 수 없다. 아래 내용은 일반적인 특허 이외에 디자인 특허, 식물 특허, 재발행에도 동일하게 적용된다. 아래의 표처럼 진술서는 IDS 인지 후 3개월 경과 여부와 관계가 있으므로, 불필요한 비용 지출을 방지하기 위해서는 IDS 인지 후 3개월 이내에 IDS 제출이 필요하다. 

3. IDS 제출의 내용 요건 (37 C.F.R. §1.98)
IDS 제출 서류에는 아래의 내용들이 포함되어야 한다.  제출 서류가 이 규정에 위배되어도 반려되지는 않으나 심사시 고려되지 않는다.

4. IDS 제출의 시사점
만약, 등록 후에 IDS 제출이 누락된 것을 안 경우, 보충심사(supplementary Examination)를 청구하여 그 하자를 치유할 수 있다. 단, 보충심사청구는 하자 있는 특허와 관련된 소송전에 이루어져야 한다. 해외출원을 하려는데 미국출원이 포함된 경우, IDS 제도로 인해 전략 마련이 필요하다. 일단, IDS 미제출로 인해 추후 소송 등에서 불공정 행위(inequitable conduct)로  간주될 위험을 회피하기 위해 한국 기본출원은 미국특허등록 후에 심사청구하는 것이 바람직하다. 또한, IDS 제출 여부를 판단하기 어려운 자료라도 일단 미국특허청에 제출하는 편이 좋고, 비영어자료는 기계 번역이 가능하여 전문 번역한 후 제출하는 것이 바람직하다. 한편, PATENTLYO에 따르면 2025년 1월 19일부터 시행된 IDS 규모에 따른 가산금 납부와 관련해 미국선행문헌을 중심으로 출원인의 선행문헌 평균 인용 건수가 27% 감소한 것으로 나타나고 있다.

그림 출처: 나노 바나나 2로 생성

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