도해로 쉽게 보는 미국특허법의 신규성 규정

2013년 전면 개정된 미국특허법(AIA, America Invents Act)의 신규성 규정(35 U.S.C 102)은 미국출원의 특허요건 판단시 가장 기본이 된다는 점에서 매우 중요하다. 얼핏 보기에 개정된 102조는 매우 복잡했던 종전(pre-AIA)의 102조보다 단순화되었으나 여전히 헷갈리는 부분이 존재한다. 특히, 선발명주의에서 선출원주의로의 큰 변혁으로 기존의 선발명을 보호하기 위한 내용들이 102조에도 도입되었기 때문에 이에 대한 이해가 필요하다. 이하에서는 102(a) 및 102(b)를 중심으로 미국의 신규성 규정에 대해 알아본다.

1. 미국특허법 102조의 구조

102조는 (a)(b) → (1)(2) → (A)(B)(C)로 세분화된 구조를 가진다. 여기서,
기본 원칙으로서 (a)는 신규성 거절이유,
구체적으로 (1)은 공지/공용, (2)는 선출원/확대된 선원,
그 예외인 (b)는, 예외의 세부조건으로서 (1)은 1년 유예기간, (2)는 선출원 지위의 예외,
예외의 주체적 요건으로서 (A)는 발명자 또는 그로부터 지득한 자, (B)는 제3자의 개입, (C)는 동일인의 소유/양도
를 의미한다.

공지/공용은 절대적인 신규성 상실 사유이므로 다 봐줄 수는 없어서 그 유예기간을 1년으로 한정한 것이고, 선출원/확대된 선원은 선후원간의 상대적인 신규성 상실 사유이므로 선후원 양자간의 일이라 유예기간이 불필요하다고 보면 이해하기 편하다.

좀더 상세하게 보면, 102(a)는 신규성 거절이유로서 (1)은 출원전에 공지/공용되거나 (2)는 출원전 선출원이나 확대된 선원이 있는 경우를 규정한다. 따라서 원칙적으로 102(a)의 사유에 해당하면 신규성이 결여되어 등록을 받을 수 없다.

예외없는 규정이 없듯이, 102(b)는 102(a)의 신규성 거절이유에 대한 예외를 규정한다. 먼저, 102(b)(1)(A)는 발명자나 이로부터 지득한 자의 공지시 유효출원일전 1년의 유예기간을 부여한다. 102(b)(1)(B)는 제3자의 공지가 있었더라도 그 전에 발명자나 이로부터 지득한 자가 출원전 1년 이내에 공지한 경우이다. (쉴드 규정), 102(b)(2)(A)는 모인출원시의 구제방안이고, 102(b)(2)(B)도 쉴드 규정으로서 제3자의 출원전에 발명자나 이로부터 지득한 자가 공지한 경우 신규성 상실의 예외를 인정받는다. 102(b)(2)(C)는 동일인 소유 또는 양도시를 규정한다.

이러한 각 세부 규정을 아래의 표에 정리한다.

2. 세부 규정 정리

조문	조문내용	조문해설	예시 (신규성 여부)	예시 설명
102(a)(1) (공지/공용 거절이유) ↓ 이하 예외	A person shall be entitled to a patent unless the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention	• 청구항 발명의 유효출원일전에 (= 최우선일, 국내외 무관) 청구항 발명과 동일한 발명이 • 특허등록 (등록일 필요, 비밀특허는 공개일 필요) • 간행물에 기재, 또는  • 공용, 판매, 그 이외에 일반 대중이 이용 가능시 신규성 결여로 거절		유효출원일전 공지/공용으로 신규성 X
102(b)(1)(A) (공지/공용시 1년 유예기간)	A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;	• 개시 내용이 (공지/공용된 내용) • 해당 청구항 발명의 유효출원일로부터 1년 이내에 • 발명자 또는 공동발명자 (공동발명자 모두 동일 필요 (이하 동일), 발명자가 서로 상이하여 거절시 발명자를 공지 내용의 발명자와 동일하게 보정하는 방안 有) 또는  • 발명자 또는 공동발명자로부터 해당 청구항 발명을 직접/간접으로 지득한 자  에 의해 이루어진 경우 102(a)(1)에 의한 거절 불가		• 유효출원일로부터 1년 이내에 발명자/공동발명자 또는 이로부터 지득한 자의 공지/공용이 있었던 경우, 신규성이 상실되지 않음 • 다만, 동일한 경우인데 1년이 경과하였거나 발명자/공동발명자 또는 이로부터 지득한 자가 아닌 제3자 공지/공용인 경우 신규성이 상실됨
102(b)(1)(B) (제3자 공지시의 예외, 쉴드 규정)	A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.	• 개시 내용이 • 해당 청구항 발명의 유효출원일로부터 1년 이내에 • 발명자 또는 공동발명자가 공지하거나 • 발명자 또는 공동발명자로부터 해당 청구항 발명을 직접/간접으로 지득하여 공지된 • 후에 제3자가 공지 된 경우 102(a)(1)에 의한 거절 불가		• 유효출원일로부터 1년 이내에 발명자/공동발명자 또는 이로부터 지득한 자의 공지/공용이 있은 후에 이들이 아닌 제3자의 공지가 있었던 경우, 신규성이 상실되지 않음 • 다만, 발명자/공동발명자 또는 이로부터 지득한 자의 공지/공용이 제3자의 공지/공과 관계없이 이미 1년이 경과하였거나 제3자의 공지/공용이 반대로 더 앞서 이루어진 경우 신규성이 상실됨
102(a)(2) (미국출원간의 선출원/확대된 선원 거절이유) ↓ 이하 예외	A person shall be entitled to a patent unless the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.	• 청구항 발명의 유효출원일전에 출원되고 (선후 모두 유효출원일이 기준, 출원전 공개가 아닌 선출원) 청구항 발명과 동일한 발명이 • 등록특허에 기재되거나 • 공개특허에 기재되거나 이에 준하고 • 등록/공개 특허의 발명자가 서로 상이 (공동발명 포함) 하면 신규성 결여로 거절 (한국특허법 제29조제3항과 동일하게 동일 발명자에게는 미적용)		• 유효출원일전 다른 발명자의 선출원(유효출원일 기준)으로 신규성이 상실됨 (선출원이 유효출원일전에 공지되지 않은 경우 또는 선출원전에 공지되지 않았으나 유효출원일 후 등록된 경우를 포함) • 유효출원일전 선출원이 공지된 경우 102(a)(2)가 아닌 102(a)(1)을 적용
102(b)(2)(A) (발명자/공동발명자로부터 지득한 경우의 예외)	Disclosures appearing in applications and patents shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;	• 선출원된 출원/등록 특허의 개시 내용이 • 발명자 또는 공동발명자로부터 해당 청구항 발명을 직접/간접으로 지득 하여 이루어진 경우 102(a)(2)에 의한 거절 불가		• 선출원이 모인출원에 해당되어 후출원의 신규성을 인정 (발명자 또는 공동발명자가 아닌 이로부터 해당 청구항 발명을 직접/간접으로 지득하여 출원)
102(b)(2)(B) (제3자의 선출원시의 예외, 쉴드 규정)	Disclosures appearing in applications and patents shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor	• 선출원된 출원/등록 특허의 개시 내용이  • 발명자 또는 공동발명자가 공지하거나 • 발명자 또는 공동발명자로부터 해당 청구항 발명을 직접/간접으로 지득하여 공지된 • 후에 선출원 된 경우 102(a)(2)에 의한 거절 불가		• 유효출원일로부터 1년 이내에 발명자/공동발명자 또는 이로부터 지득한 자의 공지/공용이 있었고, 그 후에 이들과 무관한 제3자의 선출원이 있었던 경우, 제3자의 선출원이 선행문헌이 되지 않음 (∵ 출원전 발명의 공지/공용을 구제해 산업발전에 조력)  • 제3자의 선출원은 발명자/공동발명자 또는 이로부터 지득한 자의 공지/공용에 의해 신규성 상실 • 반대로, 발명자/공동발명자 또는 이로부터 지득한 자가 아닌 제3자의 선출원이 발명자/공동발명자 또는 이로부터 지득한 자의 공지/공용에 더 앞서 이루어진 경우 선행문헌이 됨
102(b)(2)(C) (동일인 소유/양도시)	Disclosures appearing in applications and patents shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.	• 선출원된 출원/등록 특허의 개시 내용이  • 청구항 발명의 유효출원일 이전에 • 동일인에게 소유되거나  • 동일인에게 양도할 의무 가 있는 경우 102(a)(2)에 의한 거절 불가		• 동일한 권리자/출원인의 소유 또는 양도 의무시 신규성이 상실되지 않으나 그 시점을 유효출원일 이전으로 한정 • 공동연구협약은 102(c)를 만족하는 경우 본 규정에 의해 선원이 선행문헌이 되지 않음 (선후원 관계에만 적용하고 공지시에는 102(a)(1)을 적용)

유효출원일(effective filing date, EFD)은 해당 미국출원일이 미국 이외의 국가에서 우선권을 주장하여 출원된 경우, 그 최우선일을 의미한다. 따라서 유예기간 1년은 최우선일로부터 1년이므로, 동일한 발명자의 공지/공용 행위가 있었고, 이 날로부터 1년 이내에 동일한 발명을 한국출원하고 우선권 주장하여 그 기한내에 미국 출원하는 경우, 한국에서의 공지/공용 행위에 의해 미국 출원은 거절되지 않는다.

참고자료:
1. USPTO 자료
2. 미국특허법상 신규성 상실의 포괄적 사유 정리
3. 출원전 적극적 공지에 의한 역습 전략
4. 논문공표 후 미국출원시 공저자 관련 문제
5. 미국특허의 발명자 정정 방안
6. 미국특허법상 공동연구협약의 특례
7. 주요국(IP5)의 동일 출원인·발명자의 선후원 적용 비교
8. 미국특허출원은 최대 언제까지 가능한가 ?

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