2022년 9월차 특허 판례 요약
판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 특허 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.
1. 원출원 시에 공지예외주장을 하지 않은 경우 그의 분할출원에서 공지예외주장을 하여 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부 – 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 【거절결정(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 쟁점 | 원출원 시에 공지예외주장을 하지 않은 경우 그의 분할출원에서 공지예외주장을 하여 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지가 쟁점이 됨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 원출원, 분할출원의 진행경과 및 당시 특허법의 개정 연혁 |
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| 3 | 대법원 판단 | 대법원은, 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 도과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하고 설시하면서, 원출원이 자기공지일(2014. 8.경)로부터 12개월 내인 2014. 12. 23.에 이루어졌고, 그의 분할출원이 분할출원 가능한 기간 내인 2016. 8. 30.에 이루어졌으며 분할출원을 하면서 절차를 준수하여 공지예외주장을 한 이 사건에 있어서, 자기공지한 논문은 이 사건 출원발명의 신규성 및 진보성 부정의 근거가 되지 못한다고 볼 수 있다고 판단 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 시사점 | 원출원 당시에 공지예외주장을 하지 않았더라도, i) 원출원이 문제가 되는 공지일로부터 12개월 이내에 이루어지고, ii) 그의 분할출원과 분할출원 당시의 공지예외주장이 절차를 준수하여 이루어지는 경우, 그 분할출원은 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로 원출원일을 기준으로 공지예외의 효과를 인정받을 수 있음을 확인하여, 출원인의 권리를 실효적으로 보호하고자 하였다는 점에서 의의가 있음 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. 균등침해판단에 있어, 과제해결원리의 동일성, 작용효과의 동일성 판단 방법 – 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 【손해배상(지)】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 | 과제해결원리가 선행발명들에 공지되어 있는 경우, 작용효과의 동일성을 판단하는 방법이 쟁점이 되었다. |
| 2 | 대법원 판단 | 대법원은, 이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 ‘다수의 돌출 마이크로 커터를 이용할 뿐 아니라 다양한 방향에서의 절삭을 통해 안전하고 효율적인 각질제거를 할 수 있도록 하는 것’으로 파악되며 이는 피고 제품에도 그대로 나타나 있으나, 위 과제해결원리는 이미 선행발명들에 공지되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 피고 제품의 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 차이나는 구성인 이 사건 제1항 발명의 ‘원형 또는 다각형인 평면 돌출판’과 피고 제품의 ‘두 개의 원형 일부가 겹쳐지면서 가운데가 오목한 표주박 형상의 평면 돌출판’의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 하는데, 피고 제품은 표주박 형상으로 인하여 이 사건 제1항 발명과 달리 각질이 넓은 면적으로 절삭될 수 있고, 곡선의 절삭날을 통해 절삭된 각질이 측면날 사이로 모아지면 중앙의 오목한 부분에서 추가로 절삭되어 그 작용효과에 차이가 있고, 이 사건 제1항 발명으로부터 이와 같은 형상으로 변경하는 것이 용이하다고 볼 수도 없으므로 이 사건 제1항 발명에 대한 균등침해가 성립하지 않는다고 판단 |
| 3 | 시사점 | 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단하여야 함을 다시한번 확인하였다는 점에서 의의가 있음 |
참고자료: 2022년 8월차 특허 판례 요약
유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및 판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.
