2022년 11월차 특허 판례 요약

판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 특허 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.

1. 특정한 화합물을 포함하는 특정 질병 치료를 위한 약학 조성물을 특허청구범위로 청구하면서, 명세서의 발명의 설명에는 다른 화합물의 약리데이터만 기재하고 있는 경우 특허법 제42조 제3항 제1호 위반에 해당되는지 여부 – 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허3994 판결(확정) 【거절결정(특)】 

NO	항목	내용 설명
1	쟁점	출원발명의 명세서에 대표적인 화학식 IV의 TOR 키나제 억제제로 화합물 1과 특허청구범위에 기재한 이 사건 화합물을 포함한 127종의 화합물을 열거하고 있고, 화합물 1이 ETS 과발현 유잉 육종 세포주의 콜로니 형성을 억제한다는 것, ETS 양성 세포에서 DNA 손상을 강력하게 한다는 것 및 그 정도에 관하여 시험례로 기재하고 있으나, 이 사건 화합물에 위와 같은 효과가 있다는 것을 시험례로 기재하지 않은 경우, 출원발명의 명세서의 발명의 설명에 통상의 기술자가 출원발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있는지 여부(특허법 제42조 제3항 제1호 위반 여부)가 쟁점이 되었다.  화학식 Ⅳ의 화합물 이 사건 화합물  화합물 1
3	특허법원 판단	특허법원은, 이 사건 화합물이 화합물 1과 화학식 IV의 화합물로 피리딘일-3,4-다이하이드로피라지노[2,3-b]피라진-2-온을 포함한다는 점에서 공통된다고 하더라도, 화학물질의 경우에는 화학구조가 유사한 화합물 사이에도 화학적 성질이 전혀 다른 경우가 많기 때문에 일반적으로 화학구조만으로는 그 속성을 예측하는 것이 곤란한데, 이 사건 출원발명의 명세서에는 화합물 1의 ETS 과발현 유잉 육종 세포에 대한 시험례가 기재되어 있고, 이 사건 화합물과 화합물 1이 모두 TOR 키나제 억제제로 그 억제 활성의 정도가 유사하다고 하더라도, 화합물 1의 약리효과가 TOR 키나제 억제제의 일반적 효과라고 보기는 어려우며, 이 사건 화합물은 화합물 1과 그 화학적 구조가 상이한 화합물이므로 화합물 1을 ETS 과발현 유잉 육종 세포에 적용하여 얻은 결과에 대한 실험데이터로부터 이 사건 화합물을 ETS 과발현 유잉 육종 세포에 적용하였을 경우에도 동일한 작용을 나타낼 것이라고 단정하기도 곤란하다고 판단하여, 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 판시하였다.
3	시사점	특정한 화합물을 포함하는 특정 질병 치료를 위한 약학 조성물을 특허청구범위로 청구하는 경우, 발명의 설명에 해당 특정 화합물의 약리 효과를 확인할 수 있는 시험례를 기재하여야 특허법 제42조 제3항 위반의 거절이유를 벗어날 수 있음을 확인하였다는 점에서 의의가 있다.

참고자료: 2022년 9월차 특허 판례 요약

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