2022년 11월차 상표 판례 요약

판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 상표 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.

1. ‘’이 ‘’, ‘’과 동일, 유사한지 여부 – 특허법원 2022. 7. 7. 선고 2021허4393 판결(확정) 【등록무효(상)】

NO 항목 내용 설명
1 쟁점

’의 ‘만석장’ 부분이 ‘만석’과 ‘장’으로 분리 인식되어 ‘’, ‘’과 동일, 유사한지 여부가 쟁점이 되었다.

2 특허법원 판단 특허법원은,
i) ’만석장‘은 ’만석‘과 ’장‘으로 구성되어 있다고 볼 수 있지만, 서로 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있음과 아울러 전체적으로 ‘만석장’이라고 불릴 수 있으며, 그 호칭도 3음절로 비교적 짧고 간단하여 일반 수요자나 거래자로서는 전체로 호칭하는 것이 자연스럽다고 보이는 점, ii) ‘만석장’은 전체로서 ‘아주 많은 곡식’이나 ‘모든 자리에 사람이 다 차서 빈 자리가 없음’의 의미가 있는 ‘만석’이라는 단어와 ‘고급 여관’ 또는 ‘저택’의 뜻을 더하는 것으로 이해되는 접미사 ‘장(莊)’이 유기적인 일체로 결합하여 전체적으로 ‘많은 곡식을 수확하는 집’ 내지 ‘좌석이 가득찬 집’이라는 독자적이고 새로운 의미를 형성한다고 볼 수 있는 점 등에 비추어 보면, ‘’은 ‘만석’ 부분만으로 분리되어 인식된다고 볼 수 없고, 달리 ‘’에 요부라고 할 만한 부분이 존재한다고 인정하기도 어려우므로, 그 전체인 ‘만석장’과 ‘만석닭강정’ 내지 ‘만석’과의 유사 여부를 판단하여 보면,
’은 도형과 붓글씨 형태의 특이한 글꼴의 한글이 결합된 표장이어서, 세로로 구성된 ‘’, 한글 만석’으로만 구성된 ‘’과 외관이 서로 비유사하고,
’의 문자 부분 ‘만석장’의 호칭이 ‘’, ‘’과 첫 2음절의 호칭과 동일하기는 하지만 ‘’에는 ‘만석’에 장’이라는 음절이 부가되어 전체적으로 3음절이고, 마지막 음절 ‘장’의 초성은 이른바 파찰음인 ‘ㅈ’으로 그 앞 2음절의 종성 ‘ㄱ’과 만나 경음화 현상을 일으켜 경음 ‘ㅉ’으로 비교적 명확하게 발음되는 것이 일반적이라 할 것이므로, 양 상표들은 그 발음에 명확한 차이가 있어 그 호칭도 서로 유사하다고 볼 수 없고,
’의 문자 부분 ‘만석장’은 ‘많은 곡식을 수확하는 집’ 또는 ‘좌석이 가득찬 집’ 정도로 관념되는 한편, ‘’, ‘’에서 관찰되는 ‘만석’은 ‘아주 많은 곡식’ 또는 ‘모든 자리에 사람이 다 차서 빈자리가 없음’의 의미를 지니거나 거기에 ‘닭강정’이 결합된 것으로서, 서로 관념이 동일하다고 보기 어렵다고 판단하여,
’은 ‘’, ‘’과 비유사하다고 판시하였다.
3 시사점 비교적 짧고 간단하여 일반 수요자나 거래자로서는 전체로 호칭하는 것이 자연스럽다고 보이는 표장을 임의로 분리하여 섣불리 일부분의 호칭이 중복되는 다른 표장과 동일, 유사하다고 판단하여서는 아니됨을 확인하였다는 점에서 의의가 있다.

2. 묵시적으로 통상사용권을 설정한 것으로 인정할 수 있는지 여부 – 특허법원 2022. 10. 28. 선고 2022허2295 판결(확정) 【등록취소(상)】

NO 항목 내용 설명
1 쟁점

묵시적으로 통상사용권을 설정한 것으로 인정할 수 있는지, 그리고 묵시적 통상사용권자의 사용으로 제119조 제1항 제3호의 취소사유를 면할 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.

상표법 제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
3. 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

사실관계
1. 상표권자(회사)는 2013년경 이 사건 등록서비스표를 사용하여 E시 F구 G 소재지에 사업장을 두고 H 출장뷔페 사업과 H 패밀리 레스토랑을 운영하였음
2. D는 출장뷔페업에 종사하였는데, 2015년경 위 H 출장뷔페 사업장이 임대 매물로 나온 것을 알고 이를 인수하여 출장뷔페 사업을 하기로 하였음
3. D는 상표권자(회사)의 사내이사이자 상표권자(회사) 대표이사 B의 배우자인 I과 2015. 9. 20. E시 F구 G 외 9필지 소재 사업장을 보증금 3천만 원, 차임 월 3백만 원(부가가치세 별도)으로 정하여 임차하는 내용의 임대차 계약을 체결하면서, D는 상표권자(회사)가 운영하던 H 출장뷔페업 사업장 일체를 그대로 인수하여 출장뷔페업을 운영하는 것으로 합의하였음
4. 이후 D는 2015. 11. 9. ‘뉴H’라는 상호로 사업자등록을 한 후 이 사건 등록서비스표인 ‘H’를 사용하여 출장뷔페 사업을 하고 있음 5. 상표권자(회사)는 이 사건 임대차계약 당시부터 현재까지 D가 이 사건 등록서비스표를 사용하여 출장뷔페 사업을 하는 것에 대하여 이의를 제기하거나 항의를 한 바 없음
2 특허법원 판단 특허법원은,
상표법상 통상사용권은 단순히 상표권자와 사용자 간의 합의만에 의하여 발생하고(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조), 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다고 할 것이라고 설시하면서,
앞서 본 바와 같은 임대차계약 체결의 경위 및 내용, D가 H 출장뷔페 사업장을 인수․운영하고 있는 실태, I의 지위, 상표권자(회사)가 D가 이 사건 등록서비스표를 사용하여 출장뷔페 사업을 하는 데에 아무런 이의를 제기하지 않은 점 등을 모두 고려하면, 상표권자(회사)는 I를 통하여 D에게 명시적으로 이 사건 등록서비스표에 대한 통상사용권을 설정해주었거나 적어도 묵시적으로 이 사건 등록서비스표에 대한 통상사용권을 설정해준 것이라고 봄이 타당하다고 판단하여,
D를 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자로 인정하였고, D가 이 사건 등록서비스표를 사용하였음을 이유로 이 사건 등록서비스표에 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소 사유가 존재하지 않는다고 판시하였다.
3 시사점 상표법상 통상사용권은 상표권자와 사용자 간의 합의만에 의하여 발생하고, 위와 같은 합의는 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있는 것임을 확인하였다는 점에서 의의가 있다.

참고자료: 2022년 10월차 상표 판례 요약

성인 박

박성인 변호사/변리사

유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및  판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.

댓글 남기기

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: