2023년 8월차 특허 판례 요약
판례는 법률은 아니나 재판의 규범과 같은 역할을 하므로, 출원, 심판, 소송 모두에 큰 영향을 준다. 특히, 지식재산권 분야는 새로운 기술이 속속 등장함에 따라 기존의 법률로는 해결이 어려운 사안이 계속 발생한다. 따라서 기존의 법률로는 처리하기 어려운 사안에 대해 판례가 그 판단 기준을 제공하는 점에서 중요하다. 이러한 관점에서 최근의 특허 판례를 이해하기 쉽게 (1) 쟁점, (2) 법원 판단, (3) 시사점으로 구분해 요약 설명한다.
결정형 발명의 진보성 판단기준 변경 – 대법원 2023. 3. 13. 선고 2019후11800 판결 【거절결정(특)】
| NO | 항목 | 내용 설명 |
| 1 | 쟁점 | 의약 화합물 분야에서 결정형 발명에 대한 진보성 판단, 구체적으로 선행 기술에 개시된 화합물과 결정 형태의 측면에서만 다른 특정 결정형 화합물의 진보성 판단이 쟁점이 되었다. |
| 2 | 특허법원(원심법원)의 판단 | 특허법원은, 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결을 인용하면서, 결정형 발명의 구성의 곤란성을 별도로 인정하지 않고 “레르카니디핀 염산의 신규 결정성 다형 및 그 제조방법”(등록특허 제10-0667687호)의 진보성을 부정하였는데, 위 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결은 의약 화합물 분야에서 같은 화합물의 다른 결정 형태의 존재를 검토하는 것이 일반적이므로 특별한 사정이 없는 한 결정형 발명의 진보성은 선행발명에 기재된 화합물의 효과와 질적으로 다른 효과를 나타내거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 유의미한 차이를 보이는 경우에만 진보성이 인정된다고 밝혔다. 위와 같은 논리를 적용하여, 특허법원(원심법원)은 2-{4-[N-(5,6-디페닐피라진-2-일)-N-이소프로필아미노]부틸옥시}-N-(메틸술포닐)아세트아미드(이하 ‘셀렉시팍’이라 함)의 제Ⅰ형 결정형을 청구하는 발명(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 함)이 선행발명에 비해 구성의 곤란성이 없고, 선행발명에 기재된 화합물의 효과와 질적으로 다른 효과를 나타내지 않으며, 정량적으로 유의미한 효과를 나타내지 않는다고 판단하여, 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하였다. |
| 3 | 대법원 판단 | 대법원은 이 사건을 통해 결정형 발명의 진보성 판단을 위한 새로운 기준을 마련하고, 이 사건 제1항 발명이 이 기준에 부합하는지 검토한 후, 특허법원(원심법원)의 판결을 파기하고 특허법원에 환송하였다.
[결정형 발명의 진보성 판단기준] 대법원은 결정형 발명의 진보성을 판단할 때, 선행발명으로부터로부터 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단하기 위해서는 다음과 같은 요소를 고려해야 한다고 밝혔다. i) 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지; ii) 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행발명문헌에 나타나 있는지; iii) 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지; 그리고 iv) 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 효과와 관련하여, 대법원은 종전 대법원 판례와 같이 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적 또는 양적으로 현저히 다른 경우에는 진보성이 부정되지 아니한다고 설시하였다. [이 사건에 대한 대법원의 판단] 대법원은 이 사건에 대해 다음과 같이 판단하였다. <구성의 곤란성> i) 선행발명은 셀렉시팍의 화합물을 개시하고 있는데 그 형태가 결정형(crystal form)인지 무정형(amorphous form)인지에 대하여는 밝히지 않았고, 이 사건 제1항 발명의 출원 당시 셀렉시팍이 다양한 결정 형태(결정다형성)를 가진다는 점 등이 알려져 있었다고 볼만한 자료도 없다. ii) 선행발명에는 셀렉시팍 결정의 존재 유무에 관하여는 기재되어 있지 않다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 차이가 있다. iii) 선행발명에 개시된 셀렉시팍 화합물과 이 사건 제1항 발명이 청구하는 제Ⅰ형 결정형은 각각의 형태를 도출하기 위한 출발물질은 물론 용매, 온도, 시간 등의 구체적인 결정화 공정 변수가 상이한데, 피고가 제출한 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식에 관한 자료만으로는 통상의 기술자가 결정화 공정 변수를 적절히 조절하거나 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 선행발명으로부터 위와 같은 특성을 갖는 제Ⅰ형 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 분명하지 않다. iv) 이 사건 출원발명의 명세서 및 추가실험자료에 의하면 셀렉시팍의 결정 형태 중 이 사건 제1항 발명인 제Ⅰ형 결정형은 제Ⅱ, Ⅲ형 결정형보다 입자 직경이 크고, 결정 중에 포함되는 잔류 용매의 농도가 적으며, 재결정 공정에서의 불순물 제거 효과가 높고, 안정성이 높음을 알 수 있다. <효과> 선행발명에는 입자 직경, 잔류 용매량, 재결정에서의 불순물 제거 효과, 안정성 등과 관련하여 제Ⅲ형 결정형 수준의 효과를 나타내는 셀렉시팍의 결정형조차 공지되어 있지 않다는 점을 고려하면, 제Ⅲ형 결정형 또는 제Ⅱ형 결정형에 비해 우수한 위와 같은 제Ⅰ형 결정형의 효과를 선행발명으로부터 예측할 수 있는 정도라고 단정하기는 어려워 보인다. 결론적으로, 대법원은 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였다. |
| 4 | 시사점 | 대법원이 결정형 발명에 대하여 그 구성의 곤란성을 부정하고 효과의 현저성만을 고려할 것이 아니라고 언급하며 위와 같은 진보성 판단기준을 새로이 제시하였다는 점에서 의의가 있다. 이에 따라 결정형 발명의 진보성에 대한 판단기준이 과거에 비해 완화되어 결정형 발명 특허의 특허성이 강화될 것으로 기대된다. |
참고자료: 2023년 7월차 특허 판례 요약
유미법률사무소의 대표변호사로서, 2007년 변리사시험에 합격한 후 변리사로서 지식재산권 전반에 대한 다양한 업무를 수행하여 절차적, 실체적인 내용을 깊이 있게 이해하고 있으며, 2015년 변호사 시험에 합격한 이후 변호사로서 지식재산권 분야의 다양한 소송을 수행하면서 그 전문성을 인정받아 대한변호사협회에 지식재산권 전문변호사로 등록되어 있습니다. YOUME IP 블로그의 지식재산 관련 소송 및 판례를 통해 IP 업무에 유용한 인사이트를 제공해 드리겠습니다.
