2024년 4월차 특허 판례 요약

1) 사실관계
피고 2는 원고 회사의 종원업등으로서 직무발명에 대하여 원고 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계시키기로 하는 직무발명 사전승계 약정을 하였다. 피고 2는 원고 회사의 종업원등으로서 직무발명에 해당하는 Q22 합금 발명을 제3자인 피고 1과 공동으로 발명하였다.
피고 2는 직무발명에 해당하는 Q22 합금 발명의 완성 사실을 원고 회사에 알리지 아니한 채, Q22 합금 발명의 공동발명자로서의 피고 2의 지분을 원고 회사에 이전하는 절차를 밟지 않고, Q22 합금 발명 전체에 대하여 피고 1 명의로 단독 특허등록을 받도록 하고 피고 1 명의의 사업체를 통하여 피고 1과 공동으로 수익을 얻고자 하였고, 실제로 다른 회사에 Q22 합금에 대한 라이선스 계약을 체결하고 기술료를 지급받았다.

2) 쟁점
i) 피고 2의 행위가 원고 회사에 대한 배임행위로서 불법행위가 되는지, 이에 따라 피고 1이 피고 2의 행위에 공모한 경우, 피고 1, 2는 공동불법행위자에 해당하는지, ii) 라이선스 계약을 통해 지급받은 기술료 중 원고 회사에게 배상하여야 하는 비율이 어느 정도인지, iii) Q22 합금 발명에 대한 피고 2의 지분을 피고 1에게 이중양도한 행위는 피고 1의 적극 가담에 의해 민법 제103조에서 정한 반사회질서 법률행위에 해당하여 무효인지, iv) 원고 회사가 Q22 합금 발명의 특허권자인 피고 1로부터 Q22 합금 발명에 대한 피고 2의 지분을 이전 받는 방법이 무엇인지에 관하여 쟁점이 되었다.

1) 특허권 침해로 인한 손해배상 청구에 관하여,
특허법원은 불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효 3년의 기산점이 되는 민법 제766조 제1항의 ‘손해 및 가해자를 안 날’이란 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건사실에 대하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미하고, 피해자 등이 언제 불법행위 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식하였다고 볼 것인지는 개별적 사건에서 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007다65245 판결 등 참조)고 설시하면서,
원고는 위 적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.경 피고의 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다고 판단하고,
이 사건 소 제기일인 2016. 5. 4.로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다고 판시하였다.

2) 특허권 침해로 인한 부당이득반환청구에 관하여,
특허법원은, 피고는 2011년부터 2012. 4. 26.까지 특허권자인 원고와 실시계약 등을 체결하지 않은 채 피고제품을 생산하여 판매하는 등의 방식으로 수익을 얻었던 사실이 인정되므로, 피고는 위 기간 동안 이 사건 특허발명에 속하는 피고제품을 무단으로 실시함으로써 법률상 원인 없이 이익을 얻고, 이로 인하여 원고가 손해를 입게 하였으므로, 원고에게 그 부당이득을 반환할 의무가 있다고 판단하고,
부당이득의 반환의 경우, 특허법 제128조의 손해배상액의 산정 규정이 그대로 또는 유추적용될 수 있다고 보기 어려우며, 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 되는데,
피고가 위 침해기간 동안 피고제품을 실시하여 얻은 영업이익에는 원고의 이 사건 특허권 외에 피고의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있고, 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 피고의 영업이익 전부를 이 사건 특허권 침해로 인한 피고의 부당이득으로 인정할 수 없고, 피고는 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다고 판단하고,
이 사건 특허권에 관한 실시료율은 5%로 보아 부당이득반환금을 산정하였다.

* 부당이득반환청구권은 민법 제162조 제1항이 적용되어 10년의 민사소멸시효에 걸린다.